Tanto las Denominaciones de Origen (DO) como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) son esenciales para garantizar que los productos amparados por estas cumplen con unos criterios estrictos de calidad y provienen de un lugar geográfico determinado. Por otro lado, las marcas colectivas identifican los productos o servicios de los miembros de su asociación respecto a los de terceros. Pero ¿pueden coexistir ambas?
Podríamos empezar este post hablando sobre qué morcilla es mejor, más sabrosa o reconocida. ¿La de Burgos? ¿La de León? ¿La patatera de Extremadura? ¿Con arroz o sin arroz? ¿Con cebolla o sin ella? Todas ellas con amantes y detractores. Debate sin fin del que aquí no vamos a hablar.
Como decimos, esta no ha sido la cuestión resuelta por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao en su sentencia de 21 de junio de 2022 en la que se enfrentaban la IGP Morcilla de Burgos y la Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos. Veamos lo ocurrido.
Por un lado, la Asociación IGP Morcilla de Burgos solicitó el 7 de febrero de 2012 la inscripción en el Registro Comunitario de la IGP “Morcilla de Burgos”, publicándose la solicitud en el BOE el 16 de julio de 2013. La inscripción de la IGP no tuvo lugar hasta el año 2018. Una IGP otorga protección a aquellos productos que tienen unas cualidades u otras características determinadas que se atribuyen a un origen geográfico concreto. Por ello, para poder utilizar el distintivo de la IGP es necesario que los productores cumplan con las características indicadas en su pliego de condiciones, por ejemplo, la materia prima utilizada (en la morcilla de la IGP solo puede utilizarse cebolla horcal), las proporciones de ingredientes, el proceso de elaboración o su lugar de producción, en este caso, la provincia de Burgos.
Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos solicitó el día 12 de marzo de 2013 la siguiente marca colectiva española 3067227:
Una marca colectiva es utilizada para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios de aquellos terceros que están fuera de la asociación. Podemos decir que es un distintivo de calidad de cara a los consumidores, ya que únicamente aquellas empresas que cumplan con su pliego de condiciones pueden utilizar la marca colectiva. Ejemplos de marcas colectivas serían “FABIOLA DE PALENCIA”, “LANGOSTINO DE SÁNLUCAR” o “HECHO EN PRIEGO”.
Estas marcas colectivas, debido a su función, pueden incorporar elementos geográficos para indicar, valga la redundancia, la procedencia geográfica de los productos o servicios que amparan. No obstante, no podrán prohibir a terceros el uso de dicha referencia geográfica siempre y cuando se haga de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial.
En este contexto, la IGP Morcilla de Burgos solicitó tanto la nulidad de la marca “MORCILLA DE BURGOS” de la Asociación de Productores, como el cese en el uso de esta. Aun cuando podríamos pensar que estamos en un supuesto similar a los ya analizados en este blog sobre la DO Mejillón de Galicia y que la Asociación debía cesar en el uso de dicha marca, lo cierto es que, tal y como concluye el juzgado de lo mercantil de Bilbao, la Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos podía continuar utilizando su marca. ¿Cuál es el motivo? La existencia de un registro anterior.
El artículo 14(1) del Reglamento UE 1151/2012 (que sustituye al Reglamento UE 510/2006 citado en la sentencia) permite la coexistencia registral de una marca solicitada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la DO/IGP aun cuando se refiera a productos del mismo tipo. Es decir, como ocurre en este caso, la marca colectiva fue solicitada por la Asociación de Productores el 12 de marzo de 2013, esto es, unos meses antes a la publicación de la solicitud de registro de la IGP Morcilla de Burgos. Por tanto, como concluye la sentencia, la IGP Morcilla de Burgos no puede anular el registro de la marca “MORCILLA DE BURGOS”, pudiendo ser utilizada por los productores que formen parte de la asociación, aun cuando no cumplan con los requisitos para estar amparados por la IGP.
Como vemos, dicho precepto está pensando en marcas que se encuentran debidamente registradas, pero ¿qué ocurriría si estuviéramos ante un signo no registrado? El punto (2) del citado artículo nos da unas pautas. Esa marca “establecida por el uso” -de conformidad con la normativa aplicable- “de buena fe” y con anterioridad a la fecha de la solicitud de protección de la DO/IGP podrá seguir siendo utilizada. Es decir, si el tercero consigue probar que utilizaba un signo idéntico, confundible o que evoque a una DO/IGP antes de la fecha de su solicitud de registro, podrá seguir utilizándolo siempre y cuando hubiera actuado de buena fe -sin conocimiento de la existencia de la DO/IPG-. Esta previsión tiene una gran importancia si tenemos en cuenta la amplia protección que se otorga a las DO/IGP (analizada en este post) a la luz de la más reciente jurisprudencia sobre el concepto de evocación tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2019 (C-614/17) en relación con la DO “Queso Manchego”.
El hecho de contar con una IGP o DO no implica la existencia de un derecho absoluto, pudiendo darse la situación en la que tengan que convivir con registros marcarios o usos establecidos de buena fe si estos son anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de registro de la IGP/DO. Las fechas son claves, como lo es la existencia de buena fe. Por ello, nos preguntamos qué hubiera ocurrido si la IGP Morcilla de Burgos hubiera conseguido acreditar que la Asociación de Productores conocía la existencia de esta; cuestión que nos quedaremos sin resolver.
Beatriz Ganso
