Las marcas renombradas gozan de una protección reforzada para evitar que terceros puedan aprovecharse indebidamente de ese renombre aun cuando los servicios o productos no sean similares. El motivo: proteger esa inversión realizada por los titulares marcarios. Pero ¿hasta dónde debe llegar esta protección? Analizamos el caso de Game of Thrones vs Game of Döner.
Podríamos empezar este post hablando sobre qué es Game of Thrones, pero, como concluye la división de oposición de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO), estamos ante una marca renombrada que identifica no sólo el título de la famosa serie, sino también el origen empresarial (spoiler: esta afirmación puede ser clave en la protección de las obras literarias y audiovisuales). Aunque esto es uno de los puntos claves analizados por la EUIPO, esta resolución nos da otros elementos que debemos tener en cuenta en cualquier escrito que se presente ante la Oficina. Veamos lo ocurrido.
Antecedentes
El 22 de noviembre de 2023, Can Yildiz solicitó ante la EUIPO el registro de la marca número 18954449 Game of Döner para servicios de franquicia o relacionados con restaurantes, servicios de restaurantes, bares de comida rápida y concesión de licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual. Ante esta solicitud, HBO presentó una oposición con base en el art. 8.5 RMUE, alegando el renombre de las marcas de la Unión Europea que protegen el signo Game of Thrones para entretenimiento y programas de televisión. Los signos en conflicto son los siguientes:
La resolución nos recuerda qué debemos probar para apreciar que estamos ante un uso prohibido de una marca renombrada, requisitos todos ellos cumulativos:
- La reputación de la marca anterior no sólo antes de la solicitud de la marca en conflicto, sino también en el momento de presentar la oposición. Además, este renombre debe referirse a los productos o servicios en cuestión y en el territorio concreto.
- La existencia de una identidad o similitud entre los signos.
- Riesgo al perjuicio, es decir, la existencia de un aprovechamiento indebido (el denominado free–riding) o un perjuicio al carácter distintivo o renombre de la marca anterior. Aunque no es un requisito per se, nuestros tribunales confirman que también se debe probar si el público relevante establecerá un link o asociación entre los signos.
- Ausencia de justa causa.
¿Qué elementos debemos tener en cuanto para probar la reputación de una marca?
En este punto, podemos extraer una serie de conclusiones relevantes a la hora de determinar qué prueba necesitamos para acreditar el renombre de una marca:
- Cuota de mercado y ventas: en este caso, mediante una declaración o affidavit de la propia HBO se acreditó los países donde se emitía la serie, número de espectadores, distribuidores de la serie, etc.
- Premios y nominaciones, ratings.
- Apariciones en prensa y otros medios (físicos o digitales).
- Uso de la marca en los productos o servicios en cuestión (i.e., merchandising, videojuegos, etc.) y venta a través a plataformas.
- Inversión en marketing y publicidad.
- Impacto en redes sociales, incluyendo número de seguidores, likes a publicaciones, influencers, etc.
- Wikipedia: la EUIPO nos recuerda que, aunque Wikipedia es un medio válido, su contenido debe corroborarse con otros elementos de prueba aportados.
- Listado de marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual.
- Estudios de mercado (aunque, en este caso, no fueron usados).
¿Qué nos dice la EUIPO sobre esta prueba?
La EUIPO es clara: la prueba tiene que ir fechada y aportarse al procedimiento. Cualquier referencia no es suficiente. Además, concluye que la inclusión de URLs en los escritos o documentos no es válida, debiendo aportarse las impresiones de dichas páginas web para que sean un elemento probatorio. Es muy importante garantizar que el contenido no se ha modificado y que existía en un momento determinado. ¿Cómo podemos hacer esto? A través del uso de sellos de tiempo cualificados.
Comparación entre los signos
Como hemos adelantado, la EUIPO concluye que Game of Thrones goza de renombre, al menos, para programas de entretenimiento. Analizando los signos en conflicto, también nos da una serie de apuntes de gran relevancia.
La EUIPO confirma que: (i) “döner” es entendido por los consumidores de la UE refiriéndose al plato de origen turco, sobre todo porque sus términos en otros idiomas de la UE son idénticos o similares; y (ii) la preposición “of” y el signo “game” son entendidos por una gran parte del público de habla no inglesa.
Asimismo, el hecho de que ambos signos usan una tipografía similar con una línea horizontal sobre la “T” en “thrones” y sobre la “o” -que, aunque es “de naturaleza decorativa, son memorables por no ser banales o comunes”- hace que visualmente sean similares.
Y ¿qué pasa con los dragones?
Daenerys debería estar orgullosa: los dragones, emblema de la Casa Targaryen, han sido pieza clave al determinar la existencia de una asociación entre los signos. El uso de un escudo con un dragón en Game of Döner hace que se relacione directamente con el argumento de Game of Thrones. Además, el hecho de que Game of Thrones se haya convertido en una franquicia de valor significativo hace que exista una conexión indirecta con los servicios controvertidos que perjudica la posibilidad de monetizar y explotar comercialmente dicha franquicia. La conclusión, que los consumidores relevantes van a establecer una asociación entre ambos signos.
Finalmente, si bien no es necesario probar fehacientemente la existencia del perjuicio, sí que debe establecerse indiciariamente. En este caso, la EUIPO concluye que existe este perjuicio porque, además de estar ante una marca renombrada y existir una similitud entre los signos, la imagen positiva y atractivo de Game of Thrones podría beneficiar a los servicios designados por Game of Döner afectando al comportamiento económico de los consumidores. Además, esta cesión de imagen permitiría que se ofrecieran los servicios con el signo controvertido sin incurrir en ningún coste de derechos de licencia o publicidad.
En conclusión, Game of Döner no puede coexistir con Game of Thrones.
El hecho de contar con una marca renombrada no implica la existencia de un derecho absoluto, debiendo prestar especial atención a qué y cómo se aporta la prueba para acreditar esa reputación. Además, hay que ser cuidadosos y explicar por qué todos y cada uno de los requisitos del art. 8.5 RMUE se cumplen. No es suficiente tener una marca, sino que hay que saber cómo defenderla. Como dijo Tyrion Lannister: “Nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura y nunca podrá ser usado para herirte».
