El hecho de que en algunas jurisdicciones exista un periodo de gracia durante el cual, antes de la solicitud de patente, el inventor pueda divulgar la invención sin limitación alguna respecto a la forma o finalidad de la divulgación y sin que ello impida obtener una patente, frente a las jurisdicciones pertenecientes al sistema CPE que no prevén esta posibilidad puede dificultar la adopción de estrategias globales en la protección de las invenciones.
De acuerdo con el Convenio para la Patente Europea (CPE) y las normativas nacionales en materia de patentes de los países que forman parte de dicho convenio, entre ellas la española, una invención es patentable cuando cumple, entre otros, el requisito de novedad (artículo 54(1), (2) del CPE y artículo 4(1) de la Ley de Patentes 24/2015).
Así, una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en otras palabras, si la invención no es accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente.
Solamente existen dos excepciones a esta regla, que constituyen las llamadas “divulgaciones inocuas” es decir divulgaciones previas que no afectan a la patentabilidad de la invención,. Esas divulgaciones inocuas son aquellas acaecidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, que hayan sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causante o del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en ciertas exposiciones oficiales internacionales (artículo 55 adel CPE y artículo 7 de la Ley de Patentes española 24/2015).
Fuera de estos supuestos, la innovación, los resultados de la investigación o los desarrollos tecnológicos no pueden ser publicados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente, ni siquiera por el propio inventor.. Esto implica, por ejemplo, que los investigadores no podrán realizar publicaciones científicas, o que las empresas no podrán, hacer divulgaciones previas de cara a testar productos en el mercado o incluso a efectos de buscar el interés de inversores, ya que ello invalidaría la posibilidad de obtener protección a través de patente para dicha invención. .
Esta norma por tanto podría representar un hándicap importante para solicitantes de patentes europeas, así como para solicitantes de patentes nacionales de los países que conforman el CPE, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchos países extranjeros la legislación en materia de patentes contempla una medida adicional, llamada “periodo de gracia” que facilita la divulgación previa de las invenciones, cuando la divulgación se realiza por parte del inventor sin que ello afecte a la posibilidad posterior de obtener un derecho de patente para la invención divulgada.
Así, el periodo de gracia es un periodo de tiempo anterior a la fecha de solicitud de la patente, por lo general de 6 o 12 meses, durante el cual el inventor puede divulgar la invención sin limitación alguna respecto a la forma o finalidad de la divulgación, y sin que ello impida obtener una patente pasados los 6 o 12 meses.
En España, antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Patentes 24/2015, el 1 de abril de 2017, sí existía un periodo de gracia aunque limitado a los ensayos efectuados por el solicitante o su causante que no implicaran una explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Sin embargo, este se suprimió con la entrada en vigor de la nueva ley. La razón para suprimir esta norma se justificó por la ausencia en el derecho comparado europeo de una excepción similar, entendiendo que podría perjudicar la novedad de la invención si se quisiera extender su protección a países que no reconozcan ese plazo de gracia.
Así las cosas, en la actualidad investigadores y empresas de países como Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá, Brasil, etc. se pueden beneficiar de dicho periodo de gracia, mientras que solicitantes de países que forman parte del CPE no lo pueden hacer. Resulta cuanto menos curioso que un mismo solicitante pueda realizar una divulgación previa bajo el periodo de gracia y obtener protección de patente en Estados Unidos, Australia, etc., pero no pueda obtener una patente europea en los mismos términos, precisamente por haber realizado dicha divulgación previa.
En cualquier caso, esta diferencia de concepto en los sistemas de patente dificulta en gran medida a los solicitantes y, en definitiva, a las empresas explotadoras de tecnología patentable la adopción de una estrategia global y común de protección y gestión de su propiedad industrial en territorios con alta relevancia comercial.
Por otra parte, también conviene tener en cuenta que el periodo de gracia presenta ciertos inconvenientes para los terceros que pueden verse afectados por un periodo de inseguridad jurídica más largo.: la solicitud de patente se publica a los 18 meses desde su presentación, por lo que desde ese momento hasta la publicación, los terceros no pueden conocer la existencia de la solicitud. Con la introducción de un periodo de gracia de 12 meses anterior a la solicitud de la patente se alarga en otros 12 meses adicionales el periodo en el cual la invención no es pública, de tal forma que durante 30 meses los terceros no pueden conocer la existencia de los derechos de patente. Lógicamente, cuanto más largo es este periodo de inseguridad jurídica, mayor es la posibilidad de que terceros cometan, de forma no intencionada, una infracción de este derecho de patente.
Por tanto, lo que sí parece evidente es que la introducción de un periodo de gracia debería implicar compensar las ventajas comerciales y de flexibilidad para la obtención de un derecho de patente del solicitante, frente a la inseguridad jurídica que con ello se provoca a terceros.
También la Oficina Europea de Patentes (OEP) parece que vuelve a poner el tema encima de la mesa. Recientemente ha publicado un estudio basado en una amplia encuesta a solicitantes del sistema CPE, complementada con consultas a usuarios y resultados de una investigación documental respecto al tema, que tiene como finalidad principal analizar el impacto económico que supondría la introducción del periodo de gracia en el CPE.
Si bien el estudio no tiene como finalidad recoger las preferencias de los usuarios del sistema CPE, sí persigue conocer el comportamiento actual de los usuarios de dicho sistema en relación con divulgaciones previas y, aunque las conclusiones del estudio no son del todo concluyentes, sí arrojan información interesante:
- La ausencia de un periodo de gracia en el sistema europeo tiene un impacto económico negativo sobre todo en universidades, instituciones públicas de investigación y pymes, debido a la mayor incidencia de invenciones no patentables por divulgación previa.
- La casi imposible convivencia de un sistema de patentes con periodo de gracia (por ejemplo, sistema estadounidense) con un sistema de patentes sin periodo de gracia (sistema CPE), impacta de forma negativa sobre todo en usuarios del sistema CPE no europeos, como, por ejemplo, estadounidenses, coreanos, etc., por la dificultad de adoptar una estrategia global y común de protección de las invenciones.
- Actualmente, solamente el 6% de las solicitudes europeas en trámite, se ven afectadas en su procedimiento de concesión por las divulgaciones previas, lo cual confirmaría que los solicitantes europeos han sabido implementar políticas y procedimientos internos para no divulgar sus invenciones con carácter previo a la solicitud de patente. Por último, como conclusión final, el estudio apunta a que la introducción del periodo de gracia en el sistema europeo podría dar lugar a un importante beneficio económico a través de la explotación de nuevas patentes que actualmente no se solicitan o no llegan a concederse por la existencia de una divulgación previa.
En cualquier caso, sirva este estudio para fomentar el debate sobre esta cuestión y, por qué no, quizás a futuro, promover algún cambio legislativo que consiga equiparar la actual situación de desventaja a las ventajas que proporciona el periodo de gracia en otros territorios. Mientras tanto, nuestra recomendación será evitar siempre cualquier divulgación antes de presentar la solicitud de la patente.
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues
