Nuestro ordenamiento jurídico no considera invenciones los programas de ordenador como tales, por lo que estos no resultan patentables por sí mismos. No obstante, sí reconoce esta protección a las invenciones implementadas por ordenador, esto es, aquellos programas informáticos que resuelvan un problema técnico. La clave para acceder al registro está, por lo tanto, en la posibilidad de demostrar que la ejecución del ‘software’ resuelve un problema de tipo técnico.
Tal y como adelantamos en una entrega anterior de nuestro blog sobre las vías disponibles para proteger una página web (disponible aquí), el software que permite su funcionamiento podría ser protegido mediante patente. Aunque el artículo 4.4 c) de la Ley de Patentes niega el carácter de invención a los programas de ordenador, el apartado 5 del mismo artículo limita esta exclusión a los programas de ordenador considerados como tales (as such, en la terminología anglosajona).
En este sentido, la expresión “considerado como tal” se interpreta como que el objeto de la invención representa un concepto puramente abstracto, carente de implicaciones técnicas, es decir, que no proporcione ningún efecto técnico. Por consiguiente, aunque un objeto –en este caso, un programa de ordenador- se encuentre entre las materias excluidas del artículo 4.4 de la Ley de Patentes, no cabrá considerarlo no patentable si este presenta algún efecto técnico.
De este modo, sí resulta posible la protección mediante patente, tanto en España como en otros territorios, incluida la Unión Europea, de las llamadas “invenciones implementadas por ordenador”, es decir, aquellas que para su puesta en práctica necesitan el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable, en los que la ejecución del programa informático produzca un efecto técnico que forme parte de la solución del problema técnico planteado.
De este modo, además de cumplir los requisitos exigidos a todas las invenciones para su protección mediante patente (i.e. novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), el primer obstáculo que han de salvar los programas de ordenador para obtener la concesión de una patente es su calificación como invención patentable. Para ello es necesario que estos tengan el carácter técnico inherente a toda invención en el sentido de la Ley de Patentes y el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), es decir, un efecto técnico que vaya más allá de la simple interacción del programa con el hardware.
En otras palabras, si el resultado de la ejecución del programa de ordenador no es susceptible de ser considerado una invención en el sentido de la Ley de Patentes, el hecho de que se ejecute mediante un programa informático no le otorgaría el carácter técnico exigido; es necesario que el programa tenga un efecto técnico adicional que vaya más allá de las meras interacciones con el ordenador.
Por lo tanto, no serán protegibles mediante patente aquellos programas que den respuesta a problemas meramente matemáticos, como un generador de combinaciones aleatorias para sorteos; comerciales, como el envío automático de mensajes de bienvenida a los nuevos suscriptores de una newsletter; o económicos –por ejemplo, un software para la estimación de cifras de ventas, porque estos métodos no resuelven un problema técnico.
Tal y como sugiere la cita “First solve the problem. Then, write the code” de John Johnson que da título a este artículo, el foco del examen de la patentabilidad de un programa de ordenador no está en el código del propio software, sino en su capacidad de dar respuesta a un problema técnico.
Para establecer si un determinado programa tiene el carácter técnico necesario debe identificarse el problema objetivo al que da respuesta. Para ello resulta fundamental la redacción de las reivindicaciones.
Veamos, por ejemplo, el caso de un software para la identificación de personas a través del mapa vascular de su mano obtenido mediante un proceso de escaneado.
Analizando las soluciones disponibles en el estado de la técnica para la identificación de individuos, tales como los escáneres faciales o de huellas dactilares, las características diferenciales de la invención propuesta residirían en el uso como referente de una característica prácticamente inalterable. De este modo, el software propuesto, empleado conjuntamente con los dispositivos de escaneado pertinentes, permitiría una mejor identificación de las personas, reduciendo el margen de error provocado por la alteración de las características usadas como referente por los sistemas existentes. Este es el problema objetivo que resuelve la invención, ya que el resultado no se vería alterado, por ejemplo, por el cambio o eliminación de las huellas dactilares o la modificación del aspecto de la cara, ya sea debido a cambios de peso, cirugía, el ritmo de vida y el paso del tiempo o a razones tan actuales como el uso de mascarillas. Se trata, por ende, de un problema de tipo técnico, ya que logra una mayor precisión y fiabilidad del método de identificación.
En definitiva, el examen de la patentabilidad de un programa de ordenador puede resumirse en las siguientes preguntas:
A pesar de la aparente exigencia de los requisitos para su patentabilidad, la protección del software mediante patente resulta una vía muy atractiva, especialmente teniendo en cuenta su alcance objetivo y las garantías que ofrece, así como los posibles beneficios fiscales, popularmente conocidos como Patent Box, de los que ya hemos hablado aquí y que trataremos en mayor detalle en otra de nuestras entregas semanales de este blog.
En aquellos casos en los que la obtención de una patente no sea una opción, siempre puede valorarse acudir a otras vías de protección, como los derechos de propiedad intelectual, que protegen fundamentalmente el código fuente, o la normativa de protección de secretos empresariales.
Polina Shishkunova
Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
