Modificar una solicitud de patente o una patente concedida de forma que la protección otorgada se extienda más allá del contenido de la solicitud, tal como esta fue inicialmente presentada, supone una causa de nulidad de la patente concedida. Este motivo de nulidad, tradicionalmente poco explorado, ha sido tratado en el caso que enfrentó a Thermomix con Lidl.

En una entrada anterior del Blog IP hablamos de la materia añadida (o adición de materia) como causa de denegación de una solicitud de patente en vía administrativa (puedes consultarla de nuevo aquí). Tal como adelantamos en ese post, la modificación de la solicitud de patente durante la tramitación o la limitación de la patente ya concedida de forma que el objeto de protección de la patente exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada es también una causa de nulidad de la patente ya concedida. Así se establece expresamente en el artículo 102.1 apartado c) de la Ley de Patentes y en el artículo 138.1 apartado c) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Conviene señalar que los respectivos apartados d) de los citados artículos también prevén la nulidad de la patente en aquellos supuestos en los que se haya ampliado el alcance de la protección de la patente respecto de la patente tal como fue concedida.

De este modo, la finalidad de la previsión de la llamada adición de materia como causa de nulidad de la patente es garantizar la seguridad jurídica de terceros, impidiendo que el solicitante de una patente mejore su posición inicial mediante la modificación de la solicitud o de la patente ya concedida. Por ello es sumamente importante que la solicitud de la patente esté bien redactada y completa desde el principio.

A pesar de lo que podría sugerir su nombre literal, la nulidad por adición de materia puede producirse no solo mediante la adición de nuevas características, sino también mediante alteración o escisión –es decir, supresión– de las ya divulgadas. Ello significa que también puede existir adición de materia, aunque no se esté ampliando el objeto de protección. No obstante, su valoración en la práctica supone no pocas dificultades, especialmente debido a la escasez de precedentes judiciales en España y a la ausencia de doctrina del Tribunal Supremo que establezca los criterios que deben guiar la valoración de si una modificación supone o no una adición de materia respecto de la solicitud inicialmente presentada.

Frente a ello, las audiencias provinciales de Madrid (sentencia de la Sección 28ª núm. 144/2013, de 3 de mayo) y de Barcelona (sentencia de la Sección 15ª núm. 593/2019, de 29 de marzo) se han apoyado en distintas decisiones de la Oficina Europea de Patentes para determinar si una determinada modificación se debe considerar materia añadida en el sentido del artículo 123.2 del CPE, extrayendo los siguientes criterios generales:

  • La adición de materia es una cuestión de hecho, que se debe valorar en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual.
  • Para valorar si una limitación cumple con el requisito de prohibición de materia añadida se debe atender al contenido de la solicitud original tal como fue presentada. El contenido de la solicitud tal como se haya presentado viene determinado por la información divulgada en la solicitud en su conjunto, de modo que han de tomarse en cuenta no solo las reivindicaciones, sino también las restantes partes de la solicitud; la descripción y los dibujos. El contenido de la solicitud se debe interpretar a la luz del conocimiento general común; esto es, el conocimiento general del experto en la materia en el momento de presentación de la solicitud.
  • Una modificación es admisible si el objeto resultante se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud originalmente presentada. Este sería el caso cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación resulta descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada. Por el contrario, no es suficiente que el objeto de la patente que resulta de la modificación guarde coherencia con la descripción de la solicitud o encaje en los términos de una “interpretación plausible”.
  • Hay que diferenciar convenientemente entre lo que está implícito en la solicitud y lo que resulta obvio a partir de su contenido, tanto explícito como implícito. Las modificaciones “que resulten obvias” no satisfacen los requisitos establecidos e infringen la prohibición de materia añadida. Por implícito debe entenderse aquello que un experto en la materia entendiera necesariamente incluido en la solicitud en su conjunto, aunque esta no lo indicase expresamente, es decir, aquello que, aunque no está explícitamente mencionado, es una clara e inequívoca consecuencia de aquello que sí está explícitamente mencionado.

Estas directrices que, a priori, pueden parecer muy claras, son verdaderamente difíciles de aplicar al caso concreto, tal y como demuestra el reciente caso de la Thermomix®. que enfrentaba a Vorwerk contra Lidl en relación con la comercialización de sus robots de cocina. En este caso, el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona concluyó que no existía adición de materia, confirmando la validez de la patente de Vorwerk.

Sin embargo, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia de la sección 15ª núm. 14/2022, de 13 de enero), sí consideró que la patente de la Thermomix®. de Vorwerk era nula por adición de materia. En efecto, el tribunal llega a la conclusión de que el solicitante había introducido durante la tramitación de la patente características que no estaban divulgadas –ni de forma expresa ni, en opinión del tribunal, tampoco de forma implícita– en la solicitud inicial. El tribunal, al comparar la solicitud de patente con la reivindicación 1 de la patente concedida consideró que la solicitud inicial no divulgaba un dispositivo de pesaje controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que la que controlaba las funciones de agitación y calentamiento, por lo que un experto en la materia no podría deducir esta característica directamente y sin ambigüedad de la solicitud inicial. En definitiva, de acuerdo con el tribunal, al introducir esta modificación durante la tramitación, se le está proporcionando al experto en la materia información nueva, no contenida en la solicitud.

Sin embargo, el tribunal descartó la adición de materia por el supuesto defecto comúnmente llamado “generalización intermedia”; esto es, la prohibición de una reivindicación modificada sobre la base de la selección de una serie de características técnicas aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente solo de forma combinada. Lidl puso de manifiesto que, durante el proceso de validación de la patente en España, se había suprimido una característica de la solicitud inicial: la indicación de que el interruptor existente liberaba la alimentación de corriente “al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control”, provocando una ampliación de materia. No obstante, según la valoración del tribunal, a la luz de la función del interruptor contenida en la descripción de la patente no existe generalización alguna respecto de la reivindicación modificada.

A la vista de lo anterior, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró nula la patente de Vorwerk, lo que implica que Lidl no pudo haberla infringido. No obstante, la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Hasta hace relativamente poco, la materia añadida era una rara avis de la práctica procesal, siendo muy pocos los procedimientos en los que se intentaba explotar este defecto para atacar la nulidad de la patente. Desde hace unos años, cada vez son más las partes que se están atreviendo a discutir esta cuestión ante los tribunales y creemos que el caso Thermomix® puede contribuir a popularizar todavía más esta defensa, durante tanto tiempo relegada a un tercer plano. En este contexto, resulta una necesidad acuciante que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre cómo deberían ser aplicadas en la práctica las normas relativas a la adición de materia.

 

Cintia Bernhardt

Polina Shishkunova

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues