La adición de materia o extensión del contenido de una solicitud de patente respecto al contenido inicialmente presentado es algo a tener muy en cuenta durante la tramitación de una solicitud de patente puesto que puede tener consecuencias perjudiciales para el titular tras la concesión.
La adición de materia es habitualmente consecuencia de una modificación realizada por el solicitante en la solicitud originalmente presentada durante el procedimiento de concesión o tramitación de una solicitud de patente. Durante dicha tramitación, y con el fin de superar objeciones planteadas por el examinador de la solicitud, el solicitante se puede ver obligado a modificar alguna parte de la solicitud, habitualmente las reivindicaciones. Es posible que como consecuencia de la modificación se incluya en el ámbito de protección de la patente materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada, Dicha modificación puede introducir materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada ya sea por adición, alteración o escisión lo que, como avanzábamos, puede tener consecuencias perjudiciales para el titular tras la concesión.
La introducción de materia más allá del contenido de la solicitud de patente original se prohíbe en la Ley española 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP 24/2015) en su artículo 48.5. Asimismo, el Convenio de Patente Europea (CPE), en su edición de noviembre de 2020, en su artículo 123(2) también prohíbe la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea.
Si durante la tramitación de una solicitud de patente el solicitante incorpora información nueva (ya sea en la descripción, en reivindicaciones o en figuras) este hecho podría tener consecuencias durante una posible oposición a la patente concedida. Por ejemplo, la LP 24/2015 incluye como motivo de oposición en su artículo 43.c) que el objeto de la patente concedida en España exceda del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. También el artículo 100(c) CPE incluye la misma condición como motivo de oposición a una patente europea.
Además, la llamada “adición de materia” puede suponer también la nulidad de la patente concedida. Así, según el artículo 102.1.c) de la LP 24/2015, una causa de nulidad de una patente española concedida (vía nacional o vía europea) se da cuando el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. En el caso de que la patente hubiera sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11 (solicitud presentada por persona no legitimada), esta sería nula por “adición de materia” cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como esta fue presentada.
A partir de lo anterior, es evidente la importancia de prestar especial atención a las modificaciones que se realicen durante la tramitación de una solicitud de patente: si las modificaciones añaden materia a la solicitud original, esta podría ser objeto de oposición y de nulidad, y puede que el titular no tenga la posibilidad de corregir este defecto una vez concedida la patente. Por el contrario, si la adición de materia es detectada durante la fase de tramitación (pre concesión), bien por el examinador bien por el propio solicitante, este último probablemente podrá modificar la reivindicación, dibujo o descripción para corregir dicha adición de materia a través de una nueva modificación.
Las directrices de examen de solicitudes de patente tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM – Versión 2.0 de Julio 2016) como de la Oficina de Patente Europea (EPO – European Patent Office – H-IV; Versión marzo 2021) incorporan distintas referencias a la ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada explicando cuándo se considera que se da o no dicha ampliación del contenido.
Atendiendo a lo dispuesto previamente, si las modificaciones realizadas durante la tramitación de una solicitud de patente amplían el objeto de la solicitud presentada y la solicitud es concedida con dicha materia añadida, el solicitante puede enfrentarse a una situación desagradable en el caso de que un tercero presente una oposición o demanda de nulidad a la patente concedida. Esto es así debido a la imposibilidad de modificar una patente una vez haya sido concedida de tal manera que dicha modificación amplíe la protección que confiere, tal y como se recoge en los artículos 48.6. de la LP 24/2015 y en el artículo 123(3) CPE. Un ejemplo de esta situación se daría si un solicitante durante el procedimiento de concesión de la solicitud de patente incorpora en una reivindicación una limitación que añade materia nueva que no estaba en la solicitud presentada y esta es aprobada por el examinador. Durante un procedimiento de oposición esta limitación debería ser retirada de la reivindicación debido a los artículos 48.5. LP 24/2015 y 123(2) CPE. Sin embargo, dicha retirada de la limitación violaría los artículos 48.6. LP 24/2015 y 123(3) CPE, lo que implicaría que el titular de la patente perdería la patente con o sin modificación, encontrándose en una situación sin salida (conocida como art. 123(2)-(3) trap en inglés). Aunque es cierto que el examinador habría aprobado la modificación hay que tener en cuenta que el solicitante es el último responsable de dichas modificaciones. La Alta Cámara de Recursos (Enlarged Board of Appeal) de la EPO indica en su decisión G1/93 en qué casos es posible escapar de la trampa anterior. Asimismo, existen diferentes decisiones de la Cámara de Recursos (Board of Appeal) de la EPO que tratan diferentes aspectos de la adición de materia en solicitudes y patentes europeas, por ejemplo, T667/08, T823/96, T1125/07 y T99/13.
Adicionalmente a la relevancia que pudieran tener las modificaciones realizadas en una solicitud de patente durante el procedimiento de concesión o en una patente concedida durante el procedimiento de oposición o limitación, hay que recordar que dichas modificaciones pueden también resultar determinantes durante una demanda de nulidad ante un tribunal. En particular, la Audiencia Provincial de Barcelona se manifiesta respecto a esta causa de nulidad al menos en sus sentencias de 29 de marzo de 2019, de 15 de diciembre de 2020 y de 13 de enero de 2022.
De esta manera, cuando se vayan a realizar modificaciones en una solicitud de patente europea habrá que tener en cuenta las siguientes indicaciones de las directrices de examen de la EPO relativas al artículo 123(2) EPC, tenidas en consideración y citadas por las anteriores sentencias:
- “La idea subyacente es que no se permite que un solicitante mejore su posición añadiendo materia no incluida en la solicitud presentada, puesto que esto concedería una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original” (Ver G1/93).
- “Una modificación es admisible si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original, es decir, cuando no hay la más mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada”.
- “No es admisible añadir a una solicitud de patente europea materia que un experto en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigüedad, usando el conocimiento general común, de la divulgación de la invención tal y como se ha presentado”.
- “Al evaluar las modificaciones, la atención debe centrarse en lo que realmente se divulga en la solicitud al experto en la materia en los documentos tal y como fueron presentados”.
En conclusión, a la hora de valorar la realización de modificaciones durante el procedimiento de concesión o durante el procedimiento de oposición o limitación de una patente concedida, deben analizarse con detenimiento si esta constituye una posible adición de materia o nuevo contenido. Como se ha mencionado, la adición de materia puede llevar a la anulación de una patente, ya sea en un proceso ante la OEPM, ante la EPO o incluso en vía judicial. Para evitar dicha adición de materia, hay que confirmar, antes de la presentación de cualquier modificación, que esta está incluida en la solicitud originalmente presentada.
La adición de materia o extensión del contenido de una solicitud de patente respecto al contenido inicialmente presentado es algo a tener muy en cuenta durante la tramitación de una solicitud de patente puesto que puede tener consecuencias perjudiciales para el titular tras la concesión.
La adición de materia es habitualmente consecuencia de una modificación realizada por el solicitante en la solicitud originalmente presentada durante el procedimiento de concesión o tramitación de una solicitud de patente. Durante dicha tramitación, y con el fin de superar objeciones planteadas por el examinador de la solicitud, el solicitante se puede ver obligado a modificar alguna parte de la solicitud, habitualmente las reivindicaciones. Es posible que como consecuencia de la modificación se incluya en el ámbito de protección de la patente materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada, Dicha modificación puede introducir materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada ya sea por adición, alteración o escisión de características técnicas lo que, como avanzábamos, puede tener consecuencias perjudiciales para el titular tras la concesión.
La introducción de materia más allá del contenido de la solicitud de patente original se prohíbe en la Ley española 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP 24/2015) en su artículo 48.5. Asimismo, el Convenio de Patente Europea (CPE), en su edición de noviembre de 2020, en su artículo 123(2) también prohíbe la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea.
Si durante la tramitación de una solicitud de patente el solicitante incorpora información nueva (ya sea en la descripción, en reivindicaciones o en figuras) este hecho podría tener consecuencias durante una posible oposición a la patente concedida. Por ejemplo, la LP 24/2015 incluye como motivo de oposición en su artículo 43.c) que el objeto de la patente concedida en España exceda del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. También el artículo 100(c) CPE incluye la misma condición como motivo de oposición a una patente europea.
Además, la llamada “adición de materia” puede suponer también la nulidad de la patente concedida. Así, según el artículo 102.1.c) de la LP 24/2015, una causa de nulidad de una patente española concedida (vía nacional o vía europea) se da cuando el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. En el caso de que la patente hubiera sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11 (solicitud presentada por persona no legitimada), esta sería nula por “adición de materia” cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como esta fue presentada.
A partir de lo anterior, es evidente la importancia de prestar especial atención a las modificaciones que se realicen durante la tramitación de una solicitud de patente: si las modificaciones añaden materia a la solicitud original, esta podría ser objeto de oposición y de nulidad, y puede que el titular no tenga la posibilidad de corregir este defecto una vez concedida la patente. Por el contrario, si la adición de materia es detectada durante la fase de tramitación (pre concesión), bien por el examinador bien por el propio solicitante, este último probablemente podrá modificar la reivindicación, dibujo o descripción para corregir dicha adición de materia a través de una nueva modificación.
Las directrices de examen de solicitudes de patente tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM – Versión 2.0 de Julio 2016) como de la Oficina de Patente Europea (EPO – European Patent Office – H-IV; Versión marzo 2021) incorporan distintas referencias a la ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada explicando cuándo se considera que se da o no dicha ampliación del contenido.
Atendiendo a lo dispuesto previamente, si las modificaciones realizadas durante la tramitación de una solicitud de patente amplían el objeto de la solicitud presentada y la solicitud es concedida con dicha materia añadida, el solicitante puede enfrentarse a una situación desagradable en el caso de que un tercero presente una oposición o demanda de nulidad a la patente concedida. Esto es así debido a la imposibilidad de modificar una patente una vez haya sido concedida de tal manera que dicha modificación amplíe la protección que confiere, tal y como se recoge en los artículos 48.6. de la LP 24/2015 y en el artículo 123(3) CPE. Un ejemplo de esta situación se daría si un solicitante durante el procedimiento de concesión de la solicitud de patente incorpora en una reivindicación una limitación que añade materia nueva que no estaba en la solicitud presentada y esta es finalmente aprobada por el examinador. Durante un procedimiento de oposición esta limitación debería ser retirada de la reivindicación debido a los artículos 48.5. LP 24/2015 y 123(2) CPE. Sin embargo, dicha retirada de la limitación violaría los artículos 48.6. LP 24/2015 y 123(3) CPE, lo que implicaría que el titular de la patente perdería la patente con o sin modificación, encontrándose en una situación sin salida (conocida como art. 123(2)-(3) trap en inglés). Aunque es cierto que el examinador habría aprobado la modificación hay que tener en cuenta que el solicitante es el último responsable de dichas modificaciones. La Alta Cámara de Recursos (Enlarged Board of Appeal) de la EPO indica en su decisión G1/93 en qué casos es posible escapar de la trampa anterior. Asimismo, existen diferentes decisiones de la Cámara de Recursos (Board of Appeal) de la EPO que tratan diferentes aspectos de la adición de materia en solicitudes y patentes europeas, por ejemplo, T667/08, T823/96, T1125/07 y T99/13.
Adicionalmente a la relevancia que pudieran tener las modificaciones realizadas en una solicitud de patente durante el procedimiento de concesión o en una patente concedida durante el procedimiento de oposición o limitación, hay que recordar que dichas modificaciones pueden también resultar determinantes durante una demanda de nulidad ante un tribunal. En particular, la Audiencia Provincial de Barcelona se manifiesta respecto a esta causa de nulidad al menos en sus sentencias de 29 de marzo de 2019, de 15 de diciembre de 2020 y de 13 de enero de 2022.
De esta manera, cuando se vayan a realizar modificaciones en una solicitud de patente europea habrá que tener en cuenta las siguientes indicaciones de las directrices de examen de la EPO relativas al artículo 123(2) EPC, tenidas en consideración y citadas en las anteriores sentencias:
- “La idea subyacente es que no se permite que un solicitante mejore su posición añadiendo materia no incluida en la solicitud presentada, puesto que esto concedería una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original” (Ver G1/93).
- “Una modificación es admisible si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original, es decir, cuando no hay la más mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada”.
- “No es admisible añadir a una solicitud de patente europea materia que un experto en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigüedad, usando el conocimiento general común, de la divulgación de la invención tal y como se ha presentado”.
- “Al evaluar las modificaciones, la atención debe centrarse en lo que realmente se divulga en la solicitud al experto en la materia en los documentos tal y como fueron presentados”.
En conclusión, a la hora de valorar la realización de modificaciones durante el procedimiento de concesión o durante el procedimiento de oposición o limitación de una patente concedida, deben analizarse con detenimiento si esta constituye una posible adición de materia o nuevo contenido. Como se ha mencionado, la adición de materia puede llevar a la anulación de una patente, ya sea en un proceso ante la OEPM, ante la EPO o incluso en vía judicial. Para evitar dicha adición de materia, hay que confirmar, antes de la presentación de cualquier modificación, que esta está incluida en la solicitud originalmente presentada.
Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
