La Ley de Patentes obliga a presentar el primer depósito de patente de una invención realizada en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y establece sanciones en caso de incumplimiento. Por ello, es importante que, si la patente no se registra incialmente en España, sea posible probar la justificación para su registro en otro territorio.
Desde hace tiempo, muchas empresas españolas con actividad global inician la estrategia de protección de su innovación a través de solicitudes de patente en países extranjeros, especialmente en Estados Unidos. De la misma forma también se viene optando por presentar de forma preferente una solicitud internacional o solicitud europea ante la Oficina Europea de Patentes en Múnich (EPO), como primer depósito de patente, en vez de presentar una solicitud nacional ante la Oficina de Patentes y Marcas Española (OEPM).
La razón para ello es clara: optimizar los recursos destinados a la protección de la propiedad intelectual solicitando protección, en primer lugar, en aquellos países donde se llevará a cabo la actividad principal. Además, contar con activos de propiedad industrial tramitados ante organismos extranjeros de reconocido prestigio ayuda también en muchos ámbitos del negocio en sus fases iniciales, incluyendo procesos de due diligence en los que los potenciales inversores van a tener muy en cuenta la estrategia registral de la empresa.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes (LP), debemos replantearnos si esta es la mejor estrategia en todos los casos.
La solicitud obligatoria de protección en España
La LP entró en vigor el 1 de abril de 2017 y comparte con la antigua Ley 11/1986 de Patentes las disposiciones que obligan, por motivos de seguridad nacional, a presentar el primer depósito de patente de una invención realizada en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). A este respecto, el artículo 115.1 de la LP establece los siguiente:
“[C]uando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente”.
Se debe tener en cuenta, además, que a diferencia de la antigua normativa, la LP sí establece sanciones en caso de incumplimiento. Así, cuando se incumpla la obligatoriedad de presentar el primer depósito de patente ante la OEPM, la patente no producirá efectos en España (artículos 152.2 y 163.3 de la LP).
En conclusión, la normativa vigente obliga a que la primera solicitud de patente para una invención realizada en España sea presentada ante la OEPM. No hacerlo puede conllevar la posterior pérdida de efecto de la protección de la patente en España para la misma invención.
¿Qué se entiende por una invención realizada en España?
La respuesta está lejos de ser clara. El artículo 115.3 de la LP se limita a afirmar que, cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Estamos, no obstante, ante una mera presunción, por lo que cabe prueba en contrario. Es decir, cabe acreditar que, pese a tratarse de un solicitante español con sede en España, la invención puede no haber sido realizada en España y, por lo tanto, no está sujeta a la obligación de presentar el primer depósito de patente en España.
Son muchos los supuestos de hecho que pueden darse. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si los inventores residen total o parcialmente en un país extranjero pero la solicitante tiene nacionalidad y residencia española? Cada caso habrá de ser resuelto conforme a la validez de las pruebas aportadas para justificar que la invención se realizó o no se realizó de forma efectiva en España.
Es importante señalar que la OEPM no revisará esta cuestión de oficio, por lo que la oficina concederá o denegará el expediente de solicitud de patente con independencia de que se cumplan los preceptos exigidos en el art. 115 de la LP. La cuestión se planteará y habrá de resolverse tras la concesión de la patente, por iniciativa de un tercero y en el marco de un procedimiento judicial.
A la luz de lo anterior, nuestra recomendación es que si el solicitante es de nacionalidad española y tiene su sede habitual en España, pero no realizó la invención en España, o no la realizó totalmente en España, es absolutamente imprescindible que recopile tantas pruebas como sea posible para poder justificar que efectivamente la invención no ha sido realizada en España.
¿Cómo puede probarse que una invención ha sido realizada en España o en el extranjero?
Ni la LP ni el Reglamento para la ejecución de la LP contienen información alguna que nos ayude a responder esta cuestión. Además, en la actualidad tampoco existe jurisprudencia que analice este supuesto de hecho, ya que la ausencia de sanciones de la anterior normativa en caso de no proceder a la solicitud en España hacía irrelevante su aplicación en la práctica.
Por ello, nos planteamos si, en aquellos casos en los que el solicitante sea español y residente en España, y como consecuencia de ello exista la presunción de que la invención ha sido realizada en España, el hecho de que alguno de los inventores nombrados en la solicitud de patente resida fuera de España puede resultar un indicio relevante para poder probar que la invención fue sustancialmente realizada fuera de España. En tal caso, sería aconsejable recopilar tantas pruebas como sea posible para poder justificar, en caso de ser necesario, la contribución sustancial y decisiva de dichos inventores a la invención protegida en la patente.
Por último, la OEPM ha determinado que cuando no se pueda demostrar que la invención se ha realizado totalmente en España, porque hay más de un inventor o solicitantes de distintas nacionalidades con domicilios o sedes sociales diferentes, y todas las personas implicadas (inventores/solicitantes) tienen su domicilio, sede social o residencia habitual en países que han ratificado el Acuerdo del Atlántico Norte (OTAN) o del Acuerdo de Farnborough, y a menos una de ellas es española, no es necesaria la autorización siempre que la solicitud de patente se presente ante la Oficina nacional de un país firmante de uno de estos acuerdos.
¿Qué otras medidas pueden utilizarse para evitar riesgos futuros?
De acuerdo con el artículo 115.1 de la LP, la obligatoriedad de presentar el primer depósito de una patente realizada en España ante la OEPM cuando la invención se ha realizado en España puede salvarse a través de la obtención de una autorización expresa por parte de la OEPM para poder realizar este primer depósito en el extranjero.
La petición de dicha autorización se contempla de forma más detallada en el artículo 50 del Reglamento para la ejecución de la LP, donde se establece el procedimiento y se prevé que el trámite de petición de autorización previa se mantenga confidencial, es decir, no quede anotado en el historial de trámites del expediente. Obtenida en su caso la autorización, el solicitante podrá realizar su primer depósito de patente en aquel país extranjero de su interés, de acuerdo con la normativa vigente.
Conclusión
Por todo lo anterior y a la vista de la falta de concreción sobre supuestos concretos que no clasifiquen totalmente como una invención realizada en España o fuera de España, nuestra recomendación sería la de solicitar siempre la autorización previa a la OEPM evitando de esta forma cualquier riesgo futuro de pérdida de efectividad de patente en España
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
