El Tribunal Supremo (TS) ha analizado un caso en el que se pone de manifiesto la aplicación restrictiva de la Ley de Competencia Desleal en supuestos de posible imitación entre productos similares.

El pasado 25 de junio de 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la compañía Happy Pills, S.L frente a la empresa Fresh & Good, S.L (Molagominola) y a FNAC, rechazando con ello la apreciación de actos de competencia desleal por la comercialización de unos peculiares envases de gominolas. El fallo del TS confirma sendas resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Barcelona y, antes, del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, que ya descartaban la existencia de actos de competencia desleal en relación con dichos productos.

El objeto fundamental del pleito se centra en la demanda formulada por Happy Pills en lo que el propio tribunal califica como “un caso fronterizo entre actos imitación de la prestación idóneos para generar asociación en el consumidor del artículo 11.2 Ley de Competencia Desleal (LCD) y actos que generan riesgo de confusión del artículo 6 LCD”, y ahí radica su interés.

El Tribunal Supremo considera probado que Happy Pills S.L. viene comercializando desde el año 2007 un producto que tiene tres características:

  1. En primer lugar, se trata de una serie de botes de diferentes volúmenes, en concreto de siete tamaños (50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml y 1500 ml) de plástico trasparente, concretamente de PET (un plástico que se asemeja al cristal), y que recuerda a los botes de las antiguas farmacias.
  2. En segundo lugar, esos botes están rellenos de diferentes golosinas o chucherías cuyos colores han sido previa y cuidadosamente elegidos.
  • En tercer lugar, a esos botes se adhiere una etiqueta en la que debajo de la marca Happy Pills se incluye un mensaje desenfadado de diversos tipos, como «contra los lunes», «contra los domingos sin futbol», «remedio contra el mal de amores», «para después de una noche loca», «administrar en caso de fiebre de sábado noche», «usar en caso de tensión sexual no resuelta», etc. Por último, esas etiquetas incluyen una cruz de color rosa.

Entiende el Alto Tribunal que el público al que va dirigido el producto es el público adulto, al que se trata de sugerir que consuman esas golosinas como un remedio eficaz para los «males cotidianos» que le afectan.

Por su parte, la demandada comercializa a través de los establecimientos de FNAC, bajo su marca propia Molaquetemola, unos productos que presentan características estéticas similares en cuanto a su presentación comercial y contenido. En este caso, la demandada comercializa botes rellenos de golosinas, a los que se adhiere la etiqueta que elige el comprador. Estas etiquetas incluyen un mensaje desenfadado en forma de rima, tales como «un poco de este bote no se nota en mi culote», «este bote quita cualquier rebote», «para amores que no son trola», etc. De forma muy relevante, el Tribunal Supremo recalca que debajo de dichos mensajes se incluye la marca de la demandada.

Como venimos diciendo, lo interesante en este caso es la delimitación entre los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal que lleva a cabo el Supremo, distinguiendo entre prestaciones y formas de presentación:

«[L]os supuestos de los dos preceptos (…) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos (sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de las sentencias 792/2011, de 16 de noviembre , y 95/2014, de 11 de marzo).

La imitación de los botes de golosinas, en cuanto que estos forman parte del producto comercializado, pues añaden algo más a las golosinas que contienen, y que es precisamente lo que aportaría la singularidad competitiva, podría ser analizada como una imitación de prestaciones a la luz del art. 11 LCD. Al mismo tiempo, si tomáramos en cuenta los botes como parte de la forma de presentación, en ese caso la comercialización de golosinas en unos botes similares a los empleados por la demandante, podría ser analizada también bajo el prisma del art. 6 LCD”.

De ahí que estemos ante un caso de difícil delimitación. Es importante tener presente que, aunque los supuestos de imitación y de riesgo de confusión responden a perspectivas distintas, pueden recaer sobre un mismo objeto; esto es, mientras en el primer caso (imitación) se debe atender a las creaciones materiales, características de los productos, o prestaciones, en el caso del riesgo de confusión, este se refiere a las creaciones formales, las formas de presentación, signos distintivos o medios de identificación. En todo caso, el Tribunal Supremo opta por realizar su análisis desde la perspectiva del artículo 11 de la LCD, esto es, la existencia o no de imitación desleal.

El artículo 11 de la LCD prevé que, con carácter general, la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que estas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley o que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno». Desde este ángulo, el Tribunal Supremo concluye, en primer lugar, que las formas de presentación de los envases de la demandada, aun siendo muy similares a los de Happy Pills, difieren lo suficiente de estos como para entender que se pueda generar asociación en el consumidor sobre el origen empresarial de estos productos. En concreto, el Alto Tribunal señala que, aunque lo que se tiene en cuenta es la imitación de la prestación, la idoneidad para generar asociación –condición esencial para apreciar el ilícito– puede quedar contrarrestada por la utilización de marcas o formas de presentación distintas. Esto ocurre en el supuesto aquí enjuiciado, en el que, además de la utilización de marcas claramente diferenciadas, se suma el hecho de que los productos de la actora se comercializan bajo una estética que evoca ese ámbito farmacéutico, que no se ve reproducida en el caso de la demandada:

“Como ha quedado acreditado en la instancia, los botes de golosinas de Happy Pills se comercializan en unos locales con una estética propia de una farmacia, que pretende evocar, y con unos signos distintivos y envoltorios que lo refuerzan, como es el signo gráfico de la cruz, de color rosáceo para dejar claro que no es un fármaco pero pretende evocarlo. Por el contrario, la estética que rodea la comercialización de los botes de golosinas de la demandada no evoca la farmacia, incluso el diseño de los estands refiere realidades muy distintas, como una furgoneta, y las marcas son también muy diferentes. Las formas de presentación son lo suficientemente diferentes como para que la imitación de la prestación (los botes que contienen las golosinas y en algunos casos el estilo de los mensajes que se insertan en las etiquetas), aunque pudiera contener una singularidad competitiva, no sea idónea para generar la asociación en el consumidor”.

Confirma así el Tribunal Supremo la restrictiva aplicación de la normativa de competencia desleal a la hora de enjuiciar posibles actos de imitación desleal, en particular en los supuestos de imitación en los que no existe un derecho de exclusiva. No es imposible, pero antes de iniciar un procedimiento judicial por actos de imitación desleal debemos tener muy en cuenta que se trata de una excepción a la regla general de libre imitabilidad y valorar cuidadosamente si se cumplen todos los requisitos necesarios para acreditar que estamos ante una imitación desleal.

Marta González Aleixandre

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues