La justicia estadounidense se posiciona en una relevante decisión sobre patentes que protegen la tecnología CRISPR, herramienta fundamental para la edición genética.

La empresa danesa SNIPR Biome –dedicada a la investigación y desarrollo de terapia génica microbiana basada en CRISPR– ha obtenido una resolución favorable en la defensa de sus patentes. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha revocado la decisión del PTAB a favor de la Universidad de Rockefeller que canceló cinco patentes de la compañía al considerar que estaban anticipadas por una patente previa de dicha universidad.

La tecnología CRISPR (acrónimo en inglés de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ha supuesto una verdadera revolución en los últimos años en el ámbito biotecnológico, en especial, en relación con la edición genética. Gracias a esta herramienta, es posible modificar una secuencia de ADN de manera precisa, pudiendo –entre otras aplicaciones–, emplearse en terapias génicas que permiten corregir o eliminar genes relacionados con enfermedades hereditarias.

En el caso que nos ocupa el PTAB emitió una decisión sobre el llamado “interference process” –procedimiento por el que se determina, entre dos o más patentes en disputa, cuál tiene la prioridad según el sistema “first-to-invent”–. Según este sistema, aplicado tradicionalmente en el régimen estadounidense, tiene prioridad el primero en inventar, aunque no haya sido el primero en presentar la solicitud de patente en cuestión.

Tras la entrada en vigor del America Invents Act (AIA), se ha evolucionado a un nuevo sistema “first-inventor-to-file”, por el cual tiene prioridad el primero en presentar la solicitud de patente, independientemente de que haya sido o no el primero en inventar lo que se pretende proteger. No obstante, este nuevo sistema no tiene carácter retroactivo, sino que aplica a patentes o solicitudes de patentes que contengan reivindicaciones con fecha de presentación a partir del 16 de marzo de 2013. Por todo ello, este sistema permite distinguir, tal y como señala el tribunal en su decisión, tres tipos de patentes:

  • Patentes y solicitudes puras pre-AIA (Patentes Pre-AIA): aquellas cuyas reivindicaciones son anteriores al 16 de marzo de 2013, sometidas a los requisitos y disposiciones previas al AIA, incluyendo el “interference process”.
  • Patentes y solicitudes puras AIA (Patentes AIA): sus reivindicaciones son posteriores al 16 de marzo de 2013, con lo que están sujetas a los requisitos y procedimientos establecidos en el AIA.
  • Patentes y solicitudes mixtas: aquellas que contienen tanto reivindicaciones cuya fecha de presentación fue anterior al 16 de marzo de 2013, como otras presentadas con posterioridad a dicha fecha. Estas patentes estarían sujetas tanto al AIA como a la regulación previa a su entrada en vigor, incluyendo el “interference process”.

Las cinco patentes de SNIPR reivindican prioridad de una PCT presentada el 3 de mayo de 2013, siendo, por tanto, Patentes AIA. Por otro lado, la solicitud de patente de la Universidad Rockefeller reivindica prioridad de dos patentes PCT, siendo una de ellas de fecha anterior al 16 de marzo de 2013 tratándose de una Patente Pre-AIA.

Al ser la patente de la Universidad Rockefeller Pre-AIA, la Cámara de Recursos aplicó el “interference process”, estimando la nulidad de las patentes de SNIPR.

La empresa danesa recurrió esta decisión, alegando que no procedía aplicar el “interference process”, al haber sido solicitadas sus patentes bajo el sistema “first-inventor-to-file”.

El Tribunal de Apelaciones ha dado la razón a SNIPR, revocando la decisión anterior y anulando la cancelación de sus patentes. Además, su valoración del caso ha permitido aclarar la interpretación de los tribunales estadounidenses a la hora de estimar a qué patentes sigue afectando la regulación previa al AIA y el “interference process”.

Esta decisión es de suma importancia para el desarrollo de la innovadora tecnología de edición genética CRISPR, que no ha dejado de evolucionar desde que en 2005 el alicantino Francisco Mojica abordara este tema en una de sus publicaciones. Prueba de la relevancia de esta herramienta, es el Premio Nobel concedido en 2020 a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna.

Mario López
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues