Una sentencia del TJUE aclara el alcance del uso de marcas ajenas por parte de un tercero, teniendo en cuenta los cambios introducidos en la Directiva europea sobre marcas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia de 11 de enero de 2024, ha resuelto la cuestión prejudicial (asunto C-361/22) planteada por el Tribunal Supremo en el procedimiento que enfrenta a Inditex y Buongiorno Myalert, S.A. por el uso de la marca ZARA. Veremos cuál es el impacto de la resolución dictada en supuestos de uso de marcas ajenas.

La Ley 17/2001, de Marcas, en su artículo 37, dispone que el titular de una marca española no puede impedir que un tercero use dicha marca en el tráfico ecónomico, entre otros supuestos, cuando dicho uso (i) “sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio” y (ii) “sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Dicha redacción se corresponde con la trasposición de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre.

El citado artículo, en su versión anterior (correspondiente a la trasposición de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre, y a la Directiva 2008/95, de 22 de octubre), establecía la limitación de una manera sustancialmente diferente, en los siguientes términos: “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso [de la misma] en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”. El alcance entre una y otra redacción es lo que ha aclarado el TJUE, a petición del Tribunal Supremo.

2010, lanzó una campaña de publicidad para la suscripción de un servicio de pago de recepción de contenidos vía SMS. La suscripción al servicio permitía participar en un sorteo en el que uno de los premios era una “tarjeta regalo de ZARA” por valor de mil euros; para la identificación del premio, Buongiorno reproducía la marca ZARA dentro de un rectángulo a modo de tarjeta regalo.

Inditex demandó a Buongiorno por infracción de marca y, subsidiariamente, por la comisión de actos desleales; Buongiorno contestó a la demanda alegando que el uso puntual de la marca ZARA no se realizó a título de marca, sino como uso “referencial” para indicar en qué consistía el premio, amparando la licitud de dicho uso en la limitación comentada del artículo 37 de la Ley de Marcas, tanto en su versión inicial, como en la modificada tras la Directiva 2015/2436.

El Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid desestimó la demanda (sentencia 87/2016, de 15 de marzo); resolución que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia 289/2018, de 18 de mayo), al entender que Buongiorno no cometió infracción alguna, ni acto desleal, sino que hizo un uso descriptivo de la marca, que no lesionaba el renombre de dicha marca, ni suponía un aprovechamiento indebido de su reputación. Así, se entendió por nuestros tribunales que el uso que Buongiorno había realizado de la marca ZARA era un uso con justa causa, en tanto que era necesario para la identificación del premio, por lo que entraba dentro de las limitaciones legales previstas del derecho de marcas.

Tras interponer Inditex recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, el Tribunal Supremo desestimó ambos (sentencia 725/2021, de 26 de octubre). Sin embargo, con posterioridad, en mayo de 2022, el propio Tribunal Supremo anuló la referida resolución y planteó una cuestión prejudicial al TJUE, dejando en suspenso el procedimiento hasta que la cuestión fuera resuelta. La misma se centraba en aclarar el alcance de la limitación comentada.

Para el Tribunal Supremo la redacción actual del artículo 37 de la Ley de Marcas menciona una conducta general, a saber, “designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca, o […] hacer referencia a los mismos”, seguida de la expresión “en particular”, y a continuación se menciona una conducta más específica, a saber, “cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”.

Sin embargo, dado que la anterior redacción solo hacía referencia a la conducta más específica, el Alto Tribunal alberga dudas de si la primera redacción incluía también la conducta general, de manera implícita, o si el ámbito de los usos «referenciales» fue ampliado por la Directiva 2015/2436. En este último caso, los referidos usos no estarían amparados por la redacción inicial del artículo 37 y, en consecuencia, no serían usos lícitos.

La sentencia dictada por el TJUE el pasado 11 de enero aclara que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo a la Directiva del año 2008 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca según la de 2015. Es decir, el alcance de la redacción primera del artículo 37 era más limitado, pues solo se refería al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.

Lo anterior está en consonancia con las conclusiones del abogado general Maciej Szpunar (publicadas por el TJUE el 7 de septiembre de 2023) en las que el letrado aclaraba que la ratio legis del “uso referencial”, entendido como límite del derecho de marca, es “permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional existente entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca”. 

 Imaginemos que comercializamos cápsulas de café compatibles con las de una cafetera Nespresso® o Dolce Gusto®; en ese caso, es necesario indicar la marca para que el consumidor sepa que las puede utilizar en esas cafeteras. Por tanto, las empresas titulares de las marcas no podrán impedir su uso, al entenderse que hay un vínculo funcional y siempre que el mismo se haga conforme a las prácticas leales.

En virtud de lo anterior, conforme a la anterior redacción del artículo 37, era necesario que existiera un vínculo funcional entre los productos o servicios del tercero que esté haciendo uso de la marca ajena y los productos o servicios del titular de ésta.

En consecuencia, Buongiorno no podía prevalerse de la limitación a los derechos del titular de la marca introducida por el artículo 14 de la Directiva 2015/2436 porque su uso de la marca ZARA no estaba comprendido en el artículo 6, de la Directiva 2008/95, aplicable al momento en que tuvieron lugar los hechos, salvo que se pudiera considerar que se trataba de un uso necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio del tercero.

Será ahora el Tribunal Supremo el que deberá determinar si, mediante la campaña publicitaria en cuestión, Buongiorno hizo efectivamente uso de la marca ZARA y, si así fue, apreciar, a la vista de la redacción del artículo 37 vigente en el momento en que sucedieron los hechos, esto es, conforme a la trasposición de la Directiva 2008/95, si ese uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si se realizó conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por tanto, tendremos que esperar un poco más para ver cuál es la resolución que pone punto final a una controversia iniciada hace más de trece años. Lo que sí que podemos concluir es que la vigente redacción del artículo 37 de la Ley de Marcas amplia los supuestos en que se puede usar una marca ajena de manera lícita (sin la autorización del titular registral), frente a la de la anterior redacción del referido artículo.

 

Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual