La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha declarado la nulidad de la marca Arturo’s -relacionada con servicios de restauración y hospedaje-, al considerar que su solicitud se presentó de mala fe. Según este organismo, el solicitante buscaba el registro de la marca con la única intención de pedir un “rescate” al que consideraba su legítimo titular, la famosa marca venezolana de pollo frito Arturo’s.
En el mundo de las marcas, el dicho “quien golpea primero, golpea dos veces” cobra un matiz inquietante: hay quien se adelanta a registrar un nombre ajeno para bloquear a su verdadero titular. Este fenómeno, conocido como trademark squatting, no es nuevo, pero sigue siendo una amenaza silenciosa para empresas en plena expansión internacional.
En su versión más sencilla, consiste en que un tercero —sin relación con la marca legítima— registre en un país el signo distintivo de otra empresa, normalmente de cierto renombre, sin intención real de explotarlo. El objetivo suele ser forzar una negociación: o compras el registro o te quedas fuera.
En este caso, la víctima de trademark squatting fue la famosa cadena de pollo frito venezolana Arturo’s, creada en 1986, con más de 70 restaurantes en Venezuela y presencia internacional en países como México, Estados Unidos, Costa Rica y Chile, entre otros; aunque no en España. No obstante, la falta de actividad de Arturo’s en España no impidió que la OEPM denegase la solicitud de la marca homónima por un tercero no relacionado con la cadena original, entendiendo que dicha solicitud se estaba realizando de mala fe.
El caso Arturo’s: un ‘squatting’ “a la española”
En 2020, alguien decidió registrar en España la marca Arturo’s para servicios de restauración y hospedaje. El problema es que este nombre no es nuevo, sino que estaba asociado desde hace años a una cadena internacional de pollo frito con presencia en varios países y registros previos, incluida España.
La titular legítima, BDT Investments Inc., optó por solicitar a la OEPM la nulidad del registro, alegando mala fe. Entre las pruebas, destacaba la ausencia total de uso del signo por parte del solicitante y, especialmente, un correo en el que este ofrecía vender la marca por hasta 28.000 euros.
La esencia del conflicto estaba clara: registros previos válidos, idénticos (gráfico y denominativo), aplicables a los mismos servicios, y un solicitante que ni usaba la marca ni justificaba una lógica mercantil coherente o creíble.
En mayo de 2025, la OEPM dio la razón a BDT considerando acreditados los indicios objetivos de mala fe y anulando el registro. El solicitante no pudo justificar un interés legítimo, y el intento de “monetizar” la marca ajena con una oferta directa de venta del registro por 10.000 € —que luego escaló a 28.000 € sin justificación plausible— terminó siendo el factor decisivo.
Claves jurídicas
La OEPM resolvió estimar la nulidad por mala fe —art. 51.1.b) de la Ley 17/2001—tras comprobar que el solicitante actuó con intención deshonesta al tratar de impedir el uso legítimo de la marca, sin ánimo de explotación real.
Dicha entidad denegó la marca a la luz del artículo 51(1)(b) de la Ley de Marcas, en una interpretación plenamente alineada con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
- Cronología de los hechos: registro posterior e intento de bloqueo.
- Conocimiento probable de marcas previas, incluyendo marcas extranjeras.
- Identidad del signo y sectores idénticos (restauración).
- Inexistencia de una finalidad comercial legítima.
- Oferta especulativa de venta sin justificación económica.
La OEPM dejó claro que, una vez acreditados estos indicios objetivos, se rompe la presunción de que el solicitante realizó el registro de buena fe, lo que conlleva que, ante la sospecha de mala fe en la solicitud, le corresponde al titular impugnado justificar que no actuó de mala fe. En este caso, como era de esperar, no pudo hacerlo.
Relevancia de esta decisión
El caso Arturo’s refleja cómo la OEPM puede resolver administrativamente nulidades y caducidades marcarias y aclara los criterios principales para la apreciación de la mala fe en la solicitud de registros de marca. Este procedimiento fue uno de los primeros en los que esta organización ejerció su competencia directa para declarar nulidades por mala fe desde que asumió esa facultad en enero de 2023. Esto acorta plazos, reduce costes y acerca la práctica española de la OEPM a la doctrina consolidada de la UE, que ya reconocía la mala fe como causa de nulidad.
La resolución subraya que mala fe no es solo copiar una marca para usarla sin tener un derecho legítimo a hacerlo. También lo es registrarla con la única finalidad de impedir que su titular legítimo la use o con la única finalidad de revenderla. En definitiva, se considera que todos ellos son actos contrarios a las prácticas mercantiles leales que pueden revertirse administrativamente sin tener que acudir necesariamente a los tribunales.
Cómo protegerse del ‘squatting’
Desde el punto de vista de la prevención se aconseja:
- Registrar desde antes de operar en un mercado, atendiendo a los planes de expansión internacional a corto y medio plazo.
- Activar servicios de vigilancia de marcas para detectar solicitudes conflictivas desde el primer momento.
- Siempre que sea posible, diversificar los registros, incluyendo, por ejemplo, las transliteraciones de la marca principal en aquellos territorios donde no se utilice el alfabeto latino, como es el caso de China.
Como medidas reactivas:
- Si la marca todavía no está concedida, puede valorarse presentar una oposición en el plazo habilitado para ello. Es, sin duda, la vía más rápida, ya que se ataja el problema antes incluso de que la marca solicitada de mala fe consiga acceder al registro.
- Si la marca ya está registrada, nada impide solicitar su nulidad administrativa por mala fe (o caducidad por falta de uso si han pasado más de 5 años sin que se haya producido un uso real y efectivo -art. 39 Ley de Marcas-).
En todo caso, es importante recabar prueba que ayude a probar que, en efecto, la solicitud se realizó de mala fe. No existe una fórmula mágica y el tipo de prueba dependerá de las circunstancias de cada caso. No obstante, las siguientes evidencias son de mucha utilidad:
- Pruebas sobre la protección de la marca en otros países y, si es posible, sobre su renombre. Para ello, cabe acudir a listados de registros, resoluciones que reconozcan el renombre de la marca, ‘affidavits’ de organizaciones del sector, estudios demoscópicos…
- Documentos que demuestren que el solicitante de la marca conocía la existencia de un registro anterior. En este caso, la identidad de determinados elementos gráficos o estilísticos de la marca pueden ser un indicio sólido de mala fe. Puede ser probable que dos marcas coincidan por azar, pero resulta poco creíble que el azar también sea la causa del uso de logotipos o grafismos idénticos. En este caso, la similitud entre los signos deja poco margen para la duda:
- Comunicaciones que prueben un intento de venta o bloqueo, como correos electrónicos o declaraciones que recojan ofertas económicas por parte del solicitante de mala fe.
Conclusión: una amenaza global con acento local de la que los titulares legítimos sí pueden defenderse
El trademark squatting no conoce fronteras, pero cada jurisdicción tiene sus matices. En España, el caso Arturo’s se configura como una buena noticia para los titulares legítimos, aquellos que construyen marcas con coherencia y verdadera intención, y trae malos tiempos para aquellos que se limitan a especular con registros vacíos.
El caso consolida el estándar de mala fe del art. 51(1)(b) de la Ley de Marcas, aplicando los criterios del TJUE: apreciación global de indicios (cronología, identidad de signos y servicios, conocimiento —aunque sea presunto— de usos previos, ausencia de lógica comercial en el registro y petición de contraprestación económica), y admitiendo que derechos extranjeros operen como indicios relevantes (CP13, Ann Taylor, T‑3/18 y T‑415/18), incluso si las marcas españolas del tercero caducan con posterioridad.
Braulio Robles
