La Sala de Recursos de la EUIPO declara válida la marca que contiene la conocida obra del grafitero Banksy ‘Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge.’, al considerar que no se ha registrado de mala fe. 

Son varias las marcas del famoso grafitero Banksy que la División de Anulación de la EUIPO ha decidido anular en los últimos años sobre la base del registro de mala fe (artículo 59.1 b) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea –RMUE). De hecho, en un post anterior del Blog IP, comentábamos la declaración de nulidad por mala fe de la marca de la obra Lanzador de flores de Banksy, el artista callejero más misterioso.

Sin embargo, la suerte parece haber cambiado para Banksy, ya que, recientemente, la Sala de Recursos de la EUIPO ha revocado una de dichas decisiones (ver aquí), declarando válida la marca que contiene la obra del artista, en la que puede verse a uno de sus emblemáticos simios con una pancarta vacía:

A diferencia del signo registrado como marca, en el grafiti creado por el artista en 2002 en la pancarta puede leerse Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge., (Ríanse ahora, pero un día vamos a estar al mando). La marca fue registrada para las clases 9,16,25, 28 y 41 del Nomenclátor Internacional de Niza, el 8 de junio de 2019, a nombre de Pest Control Office, la sociedad que actúa como representante legal de Banksy, precisamente con la finalidad de preservar el anonimato del artista. Pocos meses después, Full Colour Black Ltd. solicitó la declaración de nulidad de la marca para todas las clases.

El 18 mayo de 2021, la División de Anulación de la EUIPO declaró la nulidad de la MUE, básicamente por considerar que, en el momento de solicitar el registro, el titular no tenía una intención genuina de usar la imagen a título de marca, esto es, para indicar el origen de productos y servicios en el mercado. Se argumentaba que su registro buscaba únicamente eludir los inconvenientes del derecho de autor, en especial, el hecho de que el ejercicio de acciones legales bajo la normativa de la propiedad intelectual exige la identificación del autor de la obra, obligando a Banksy a revelar su identidad, renunciando a su tan preciado anonimato. Ello conlleva que el registro de la marca en cuestión se considere incompatible con las prácticas leales y, por tanto, realizado de mala fe.

La Sala de Recursos de la EUIPO revierte la decisión, esencialmente por los siguientes motivos:

  • Analiza, en primer lugar, los motivos de nulidad alegados por Full Colour Black Ltd., basados en la falta de carácter distintivo del signo y por ser descriptivo de los productos y servicios que ampara (artículo 59.1a) del RMUE, en relación con los artículos 7.1b) y 7.1c) del mismo texto), que no fueron objeto de análisis por parte de la División de Anulación. La Sala de Recursos recuerda que una misma obra puede ser protegible simultáneamente como creación original por derechos de autor y como indicador del origen de productos y servicios en el mercado, a través del derecho marcario. A continuación, concluye que la marca tiene carácter distintivo y no es descriptiva. Sostiene que Full Colour Black Ltd., no ha explicado de forma convincente por qué considera que la marca sería no distintiva o descriptiva en relación con los productos o servicios designados, limitándose a argumentar que el signo es ornamental. Incluso el hecho de que el público reconozca la obra de arte no impide que el signo pueda ser percibido como indicador del origen empresarial.
  • Por otro lado, declara que la marca no se ha registrado de mala fe porque:
    • El hecho de que la imagen contenida en la marca se haya puesto a disposición del público de antemano, como una obra de arte de grafiti y que Banksy hubiera permitido usos no comerciales de la misma no significa que nunca haya habido una intención de utilizar el signo como marca. Esta conclusión tampoco se ve alterada por el hecho de que, finalmente, algunas entidades hayan utilizado el signo con fines comerciales -en contra de lo expresamente permitido por Banksy en su página web- para incorporarlo a productos de
    • Es irrelevante que Banksy expresara una visión crítica de los derechos de autor, por ejemplo, manifestando que “copyright is for losers” (los derechos de autor son para perdedores). Existe un derecho fundamental a expresar las propias opiniones y, en cualquier caso, lo relevante es que no se ha demostrado que dicha manifestación sea prueba de que no había intención genuina de utilizar la marca, sino solamente de eludir los inconvenientes del derecho de autor.
    • Por último, la Sala recuerda que no existe ningún requisito de utilizar la marca antes del registro. El titular de la MUE tiene 5 años desde el registro de la marca (periodo que expira en junio de 2024) para comenzar a utilizar la marca de forma efectiva.

Esta decisión demuestra, una vez más, lo difícil que es anular una marca con base en la mala fe. La buena fe del registro se presume y para destruir esa presunción se requiere aportar prueba contundente al procedimiento de nulidad.

 

Cintia Bernhardt

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues