Marcas que conviven pacíficamente en algunos mercados podrían no hacerlo en países donde su origen es menos conocido. Es el caso que se analiza en el litigio que ha enfrentado a dos marcas de mantequilla y margarina del condado de Kerry, en Irlanda, recientemente resuelto por el Tribunal Supremo.

Las dos marcas, Kerrygold y Kerrymaid, que coexisten sin riesgo de confusión en Reino Unido o en Irlanda, no lo hacen en otras jurisdicciones como España, donde el alto tribunal español acaba de resolver que el público no anglófono podría confundirlas.

Concretamente, esta cuestión ha enfrentado a la irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (Ornua) -ver artículo relacionado aquí– y la empresa española Tindale & Stanton Ltd. España SL (Tindale), distribuidora en España de la margarina de Kerrymaid.

¿Quién es quién?

Ornua, empresa irlandesa fundada en 1961, produce y comercializa productos lácteos bajo diferentes marcas, tales como Kerrygold, Dubliner o Pilgrims Choice. Su buque insignia, la mantequilla Kerrygold producida con leche de vacas irlandesas y comercializada desde 1962, es uno de sus productos más exportados en la Unión Europea (UE). Ornua, entre otras, es titular de sendos registros de marcas de la UE que protegen tanto “KERRYGOLD” como los signos:

Tindale, es la distribuidora en España de la margarina hecha con suero de leche Kerrymaid. Esta margarina es producida por la empresa irlandesa Kerry Group Plc., fundada en 1972 y que también cuenta, entre otros, con registros marcarios de la UE que protegen el siguiente signo:

El origen del litigio

Ornua interpuso una demanda por infracción de marca contra Tindale, pero el Juzgado de lo Mercantil de Alicante la desestimó al entender que:

  • Los signos en conflicto coincidían en el elemento “Kerry”, condado de Irlanda de marcado carácter turístico y conocido por la industria y agricultura vacuna, siendo el resto de elementos diferentes desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

  • Existía una convivencia pacífica en Reino Unido (en el momento de la sentencia Reino Unido formaba todavía parte de la UE) e Irlanda, mercados que representaban una parte suficientemente importante dentro de la UE.
  • Por tanto, teniendo en cuenta el carácter unitario de la marca, la ausencia de riesgo de confusión en Reino Unido e Irlanda podía extrapolarse al resto de territorios.
  • Asimismo, tampoco existía aprovechamiento indebido del carácter distintivo o notoriedad de Kerrygold. Kerrymaid llevaba más de 20 años usándose en Irlanda, siendo esto justa causa.

La Audiencia Provincial de Alicante, además de confirmar la desestimación de la demanda interpuesta, planteó sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual, en su decisión de 20 de julio de 2017 (C-93/16), vuelve a pronunciarse sobre el carácter unitario de la marca de la UE y los efectos que la tolerancia puede tener. El TJUE señala que:

  • El hecho de que ambas marcas coexistan en un determinado territorio de la UE no conlleva de por sí la inexistencia de riesgo de confusión en el resto de territorios.
  • Del mismo modo, que la marca sea renombrada en un territorio de la UE en el que coexiste pacíficamente con otro signo no evita la infracción de esa marca en otro territorio.
  • Tampoco se puede concluir que exista justa causa por el mero hecho de que la marca que goza de renombre coexista pacíficamente con un signo en una parte del territorio de la UE.
  • El Tribunal de Marcas de la UE debe valorar las circunstancias de dicha coexistencia pacífica, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en los territorios de la UE implicados.
  • Es decir, el Tribunal de Marcas de la UE que conozca del asunto podría prohibir el uso del signo controvertido en todo el territorio de la UE, con excepción de la parte en que se haya confirmado la inexistencia de riesgo de confusión (i.e. porque existe convivencia pacífica).

Nótese que la Sala no tuvo en cuenta la coexistencia entre los signos al considerar que la demanda se había interpuesto contra la distribuidora en España y no contra Kerry Group Plc.

Finalmente, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 10 de noviembre de 2021, ha fijado las pautas para valorar cuándo puede existir riesgo de confusión:

  1. Cuando el público crea que los productos o servicios proceden de la misma empresa o empresas vinculadas;
  2. El público relevante es el consumidor medio de los productos o servicios afectados;
  • Es necesario realizar una valoración global de todos los factores y circunstancias del caso, no pudiendo desintegrarse artificialmente los elementos que conforman los signos; y,
  1. En la comparación de los signos debe tenerse en consideración que el consumidor relevante confía en la imagen imperfecta que conserva de estos en la memoria.

Sentado lo anterior, el alto tribunal español, con cita a una sentencia del Tribunal General de la UE que también enfrentó a las partes (T-693/21), confirma la existencia de riesgo de confusión y, por tanto, de infracción marcaria. Así, el Tribunal Supremo considera que el público pertinente no anglófono no va a reconocer la referencia geográfica a “Kerry” como una indicación geográfica del origen del producto. El hecho de que ambos signos compartan este elemento, situado en primer lugar, así como una misma estructura, es suficiente para inducir a los consumidores a pensar que Kerrymaid es una marca relacionada con los productos Kerrygold.

Como vemos, el carácter unitario de la marca de la UE no es tal. El hecho de convivir en algunos mercados no conlleva que los titulares marcarios tengan que convivir forzosamente en el resto. No obstante, las circunstancias de esta coexistencia serán tenidas en consideración para determinar la existencia de infracción de marca. Finalmente, esta tolerancia nacional puede alegarse como defensa en acciones por violación de marca, el denominado “derecho de intervención” (vid. artículo 16 del Reglamento de Marca de la UE y artículo relacionado aquí). Defensa que merece un capítulo aparte en nuestro blog.

Beatriz Ganso

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues