La EUIPO ha confirmado la nulidad de la marca ‘La Irlandesa’. El análisis de este caso ofrece criterios y pautas para determinar no solo el carácter engañoso de un signo, sino también cuándo ha de apreciarse que su solicitud se realizó de mala fe.

La Sala de Recurso de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) ha resuelto recientemente el recurso planteado en un procedimiento de nulidad de la marca ‘La Irlandesa’, titularidad de Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A., confirmando la nulidad de la misma, tanto por considerar que es engañosa, como por entender que se solicitó de mala fe. Una nueva decisión en la trama por el uso del signo ‘La Irlandesa’ por dicha empresa.

El 6 de agosto de 2013 Hijos de Moisés solicitó el registro de la marca de la Unión Europea núm. 12043436 para el signo:

Dicha marca fue concedida el 3 de enero de 2014 para, entre otros productos, distinguir mantequilla. El 7 de enero de 2015, el Ministerio de Trabajo, Empresas e Innovación del Gobierno de Irlanda y la empresa Ornua Co-operative Ltd., que comercializa los productos Kerrygold, solicitaron la nulidad de dicha marca alegando lo siguiente:

 

  • La marca ‘La Irlandesa’ podría inducir al público a error respecto a la procedencia geográfica de los productos (actual artículo 7.1 g) del Reglamento de Marca de la Unión Europea): para ello, además de justificar los motivos por los que la marca era percibida por el público como un indicador de origen, esto es, Irlanda, aportaron prueba que acreditaba que, en la fecha de presentación de la solicitud, Hijos de Moisés estaba comercializando productos cuyo origen no era Irlanda –sino Holanda o Alemania-.
  • Dicha marca había sido solicitada con mala fe (artículo 59.1 b) del Reglamento de Marca de la Unión Europea), ya que: (i) las partes habían tenido una relación previa en la que Hijos de Moisés comercializó en España en exclusiva la mantequilla KerryGold de 1967 hasta 2001; (ii) existía un pasado litigioso entre las mismas en relación con el signo ‘La Irlandesa’, habiéndose dictados sentencias firmes; (iii) no había limitado la descripción de los productos a aquellos provenientes de Irlanda; y (iv) la marca tenía una gran semejanza con la renombrada marca ‘Kerrygold’.

La División de Cancelación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, planteándose recurso, el 12 de agosto de 2016, ante la Sala de Recurso de la EUIPO la cual ha señalado, el pasado 2 de marzo de 2020, lo siguiente:

  • Las marcas de la Unión Europea tienen una presunción de validez, por lo que el solicitante de la nulidad tiene la carga de probar, en este caso, tanto la naturaleza engañosa del signo, como la solicitud de mala fe.
  • La prueba del carácter engañoso del signo, en el momento de su solicitud, ha de ser real o existir un riesgo serio y suficiente de que el consumidor será engañado, siendo irrelevante que la marca pueda ser también percibida de una manera que no sea engañosa. Es decir, la causa de nulidad –y también de prohibición absoluta de registro- operará aun cuando sea posible un uso no engañoso del signo.
  • En el presente caso, la marca ‘La Irlandesa’, con el fondo verde, será percibida por el público relevante como relacionada con Irlanda, llevando a los consumidores a pensar que los productos tienen su origen en dicho territorio.
  • Dado que se aportó prueba que acreditaba que el signo era utilizado para productos con origen en otros países, la Sala de Recurso ha concluido que dicha marca es engañosa para el público pertinente.

Igualmente concluyó que la marca había sido solicitada de mala fe:

  • Para apreciar la mala fe ha de valorarse la intención del solicitante y las circunstancias objetivas del caso, para determinar si existe una intención deshonesta o una conducta desleal que se separe de los principios éticos aceptados o de las prácticas comerciales honestas. Así, se considerará que es “desleal” y, por tanto, deshonesto, cuando la marca contiene información falsa o es engañosa respecto a las características del producto o su origen.
  • Como anticipábamos, Hijos de Moisés fue distribuidor en exclusiva de productos lácteos Kerrygold en España de 1967 a 2001. Fruto de dicha relación, en 1967, Hijos de Moisés registró la marca ‘La Irlandesa’, con el propósito de promocionar productos irlandeses en España. Tras la ruptura de relaciones, solicitaron la marca cuya nulidad se enjuicia, cuando ya no vendían productos irlandeses. Por tanto, puede deducirse que, intencionalmente, presentaron la solicitud de registro con el propósito de crear una asociación con Irlanda y continuar beneficiándose de los negocios realizados anteriormente con Kerrygold, aprovechándose indebidamente de la buena imagen de los productos irlandeses, concluyendo la Sala de Recurso que la marca fue solicitada de mala fe.

Un nuevo caso que nos da criterios y pautas adicionales para determinar no solo el carácter engañoso de un signo, sino también cuándo ha de apreciarse que su solicitud se realizó de mala fe. Pero, ¿será esta decisión suficiente para conseguir el cese en el tráfico económico del uso del signo ‘La Irlandesa’ para productos lácteos y cárnicos por Hijos de Moisés? Es más que probable que la saga continúe.

Isabel Pascual de Quinto
Beatriz Ganso

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues