El Alto Tribunal español ha confirmado que el uso de una marca ajena para identificar el premio en una promoción es un acto de infracción de marca y condena al infractor a pagar una indemnización.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado a Buongiorno por reproducir la marca ZARA en una tarjeta regalo que ofrecía como premio en una promoción de sus servicios. La misma es consecuencia de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 11 de enero, al dar respuesta a una cuestión prejudicial (asunto C-361/22), planteada por el Tribunal Supremo, en el procedimiento que enfrenta a Inditex y Buongiorno Myalert, S.A. por el uso de la marca ZARA, tal y como comentábamos aquí.
La consulta tenía su origen en una limitación establecida en el artículo 37 de la Ley 17/2001, de Marcas, por la que el titular de una marca española no puede impedir que un tercero use dicha marca en el tráfico econóomico, entre otros supuestos, cuando dicho uso (i) “sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio” y (ii) “sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.
Dicha redacción es la actualmente en vigor y se corresponde con la trasposición de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre. Sin embargo, el citado artículo, en su versión anterior (correspondiente a la trasposición de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre, y a la Directiva 2008/95, de 22 de octubre), establecía la limitación de una manera sustancialmente diferente, en los siguientes términos: “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso [de la misma] en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”.
El TJUE aclaró que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo a la directiva del año 2008 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito -al que no puede oponerse el titular de una marca según la de 2015-. Es decir, el alcance de la redacción primera del artículo 37 era más limitado, pues sólo se refería al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta era necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.
A la vista de lo anterior, el Tribunal Supremo, en la sentencia 485/2024, de 10 de abril de 2024, ha dado la vuelta a su anterior resolución (sentencia 725/2021, de 26 de octubre), de la que declaró su nulidad, así como a las del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid (sentencia 87/2016, de 15 de marzo) y a la de la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia 289/2018, de 18 de mayo), y ha condenado a Buongiorno por infracción de marca, por haber reproducido la marca ZARA en una tarjeta regalo que anunciaba como premio para la promoción de sus servicios.
El Alto Tribunal argumenta que la redacción del artículo 37 vigente en el momento en que sucedieron los hechos sólo amparaba el uso de una marca de un tercero, conforme a las prácticas leales, cuando este era necesario para indicar el destino de un producto o un servicio, lo que entiende que no sucede en el caso que nos ocupa.
En consecuencia, se declara la infracción de la marca de Inditex y condena a Buongiorno a pagar una indemnización de 2.215,60 euros. Dicho importe es el resultado de aplicar, a la cifra de facturación del demandado, un 9,03% (en concepto de regalía hipotética y sin contar una hipotética aplicación de un canon de entrada, ya que considera el Tribunal que, a la vista de las circunstancias del caso, sería “muy desproporcionado”). Sin embargo, no se condena al demandado al pago de una indemnización adicional por el pretendido perjuicio causado al prestigio de la marca, ya que se argumenta que dicho perjuicio no es automático y debe justificarse.
Por otro lado, el Tribunal Supremo condena a Buongiorno a publicar una nota que extracte el fallo de la sentencia “con un tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecha de la cabecera de la página de inicio de los sitios web blinko.es y blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad”. Dicha publicación deberá permanecer activa un mes e incluso se reproduce cómo podría ser el contenido de la referida nota informativa en los siguientes términos:
En consecuencia, queda confirmada la infracción marcaria al entenderse que el uso realizado de la marca ZARA no estaba amparado en la redacción del artículo 37, y suponía “un aprovechamiento desleal del renombre y prestigio de dicha marca”. Parece que, por fin, tras más de 13 años, el Tribunal Supremo ha puesto punto final a una cuestión muy controvertida y que ha dado lugar a un profuso debate jurídico.
