¿Qué tienen en común marcas como Intel, Red Bull, Visa, Hermès o Rolex? Todas ellas han sido reconocidas como marcas renombradas en la mayoría de los países de la UE. En general, el renombre de una marca le concede una protección reforzada frente a terceros que pretenden registrar signos idénticos o similares a la misma. No obstante, el renombre no es siempre relevante. Así lo pone de manifiesto la sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, en el asunto C-115/19, al concluir que cuando se trata de comparar la existencia de semejanzas y diferencias entre dos signos, el renombre no es un factor a tener en cuenta. Cuestión distinta es el impacto del carácter renombrado de la marca cuando se trata de analizar el riesgo de confusión. Veámoslo.
El conflicto surge cuando China Construction Bank (CCB) solicita el registro de la Marca de la Unión Europea que reproducimos a continuación, registro al que se opone Groupement des cartes bancaires (GCB) con base en una de sus marcas anteriores:
La oposición de GCB para impedir el registro de la marca CCB se basó en dos supuestos distintos previstos, respectivamente, en los artículos 8.1(b) y 8.5 del Reglamento de Marca de la Unión Europea. El primero, la existencia de riesgo de confusión, conforme al cual, debe denegarse el registro de una marca cuando:
“[P]or ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.
El segundo, el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca ajena o la afectación negativa a su carácter distintivo, lo que sucede cuando la marca solicitada:
“[S]ea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior [de la Unión], si, tratándose de una marca anterior [de la Unión], esta fuera notoriamente conocida en la [Unión], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos”.
El 4 de octubre de 2016, la División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición por entender que existía riesgo de confusión (artículo 8.1(b) del RMUE) sin entrar a valorar si, además, existía un aprovechamiento del renombre o afectación de la distintividad de la marca anterior de GCB. Con posterioridad, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso presentado por CCB teniendo en cuenta, ahora sí, el renombre de la marca anterior de GCB en Francia. Al comparar los signos, la Primera Sala de Recurso entiende que, a la luz del renombre de la marca titularidad de GCB, las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para descartar el riesgo de confusión.
CCB recurre la decisión de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por entender que (i) no se había valorado correctamente el renombre de la marca anterior en todos los servicios reivindicados; y (ii) que no se había valorado correctamente el riesgo de confusión por haberse analizado como si se tratase de marcas denominativas y sin tener en cuenta, además, los elementos figurativos. Pero el TGUE también entiende que existe riesgo de confusión, denegando el recurso presentado.
CCB persevera y decide presentar un recurso de casación ante el TJUE alegando, entre otros motivos, que el TGUE no debería haber tenido en cuenta el renombre de la marca de GCB a la hora de valorar la semejanza existente entre los signos. Y, en efecto, el TJUE considera que “constituye un error de Derecho evaluar la similitud entre los signos en conflicto en función del renombre de la marca anterior”. En concreto, entiende que el TGUE concluyó, de forma errónea, que tanto el carácter distintivo como el renombre de una marca son elementos relevantes en el análisis comparativo de los signos en pugna. Pero no es así. El renombre de la marca anterior no es relevante a la hora de realizar este análisis comparativo que, partiendo de los signos analizados en su conjunto, debe llevarse a cabo desde un triple plano visual, fonético y conceptual. Para el TJUE, la mayor o menor distintividad o renombre de la marca anterior podría ser relevante para determinar si existe o no riesgo de confusión, pero no, como decimos, para determinar las similitudes y diferencias existentes entre los signos.
¿Conclusión? La prohibición de registro prevista en el artículo 8.1(b) del RMUE exige que el oponente demuestre la existencia de similitud entre los signos para poder invocar la existencia del riesgo de confusión. Probada la similitud, la existencia de un elevado grado de conocimiento de la marca anterior por parte de los destinatarios de los productos y/o servicios puede ser de utilidad a la hora de probar la existencia de riesgo de confusión, es decir, será más fácil que el consumidor asocie los signos en conflicto o entienda que los productos servicios amparados tienen el mismo origen empresarial.
Por el contrario, si existe un grado de similitud suficiente entre los signos, aun y cuando protejan productos y/o servicios distintos, la marca renombrada seguirá mereciendo una protección jurídica reforzada si el titular puede acreditar que, de permitirse el registro de la marca, se produciría un uso injustificado de su reputación o un perjuicio del carácter distintivo de la misma.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
