No. Lamentablemente los siguientes párrafos no estarán dedicados a anunciar la creación de una nueva marca mundial con protección global. Ni la hay, ni se la espera. El principio de territorialidad rige y seguirá rigiendo la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual a nivel internacional. Es decir, las marcas seguirán contando con protección solamente en aquellos territorios donde hayan sido registradas y se encuentren en vigor. Pero conviene conocer las herramientas que pueden ayudarnos, eso sí, a facilitar el registro internacional de marcas.
El principio de territorialidad de marcas es uno de los principales obstáculos para los titulares que pretenden internacionalizarse mediante la exportación de productos y/o prestación de servicios fuera de nuestras fronteras. Cuesta recordar cómo funcionaban las cosas antes de la aparición de la Marca de la Unión Europea pero, fuera de la UE, las cosas no son tan sencillas. Aunque no contemos con un derecho unitario equivalente, sí tenemos a nuestra disposición el Sistema de Madrid que, aunque no nos concede nada parecido a una ‘marca mundial’ o ‘marca internacional’, sí nos ayuda en el proceso de solicitud y registro de marcas en terceros países.
El Sistema de Madrid responde a las necesidades derivadas del comercio internacional, y explica los motivos por los que los Estados han optado por concluir tratados multilaterales dirigidos a facilitar la protección de marcas a nivel internacional ¿Se trata de una solución novedosa? En absoluto. El Sistema de Madrid cuenta con cerca de 130 años de antigüedad, comenzando su andadura en 1891 con la firma del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. Son 106 los miembros que se han adherido al tratado forman la llamada Unión de Madrid, dando cobertura a 122 países. Puede accederse a la lista completa de países adheridos al Sistema de Madrid en este enlace.
Explicamos a continuación el funcionamiento del Sistema de Madrid, sus ventajas y sus principales inconvenientes.
- ¿Cómo funciona el Sistema de Madrid? Básicamente el sistema permite que un titular de una marca solicitada o registrada en uno de los Estados adheridos a los tratados internacionales que regulan el Sistema de Madrid pueda solicitar el registro de una marca internacional reivindicando protección en otros Estados miembros de la Unión de Madrid. Por ejemplo, si partimos de una marca española, esta será nuestra “marca de base” y la oficina que la concedió, en este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), será la “oficina de origen”. El proceso se divide en dos fases. La primera fase, internacional, se tramita ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, que se encarga de verificar el cumplimiento de una serie de requisitos formales incluyendo, por ejemplo, el pago de las tasas, la correcta identificación del solicitante, la correcta representación de la marca que se solicita, etc. En esta fase el titular decide en qué países, de entre los disponibles, desea solicitar protección. Obviamente, las tasas de solicitud se incrementarán dependiendo del número de países solicitados. La segunda fase, nacional, se tramita ante las oficinas de propiedad industrial de aquellos países en los que estemos buscando protección, de forma independiente. Por tanto, serán las oficinas nacionales las que examinen los requisitos materiales de registro, incluyendo, por ejemplo, las causas de nulidad absolutas y relativas. De este modo, aunque se mantiene el principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad intelectual (cada Estado concede o deniega protección en su territorio), sí se facilita la gestión internacional de los derechos resultantes. Así, una vez concedida la solicitud en cada país, ésta se integra dentro de una única marca internacional registrada protegiendo distintos países y no con diversos registros nacionales.
- ¿Cuáles son las principales ventajas del Sistema de Madrid? Al existir un único registro de marca internacional, los posibles cambios de titularidad o inscripción de licencias son más sencillos, ya que pueden solicitarse mediante un único trámite. Del mismo modo, la renovación de los distintos registros también puede llevarse a cabo en un único trámite, a través de la OMPI. Y finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, se produce una reducción considerable de los costes de registro y mantenimiento de dicha marca internacional en comparación con el registro y mantenimiento de distintas marcas nacionales. Pero las ventajas del sistema no terminan en las ya indicadas, probablemente una de las más relevantes es la posibilidad de designar, durante toda la vida de la marca internacional, nuevos Estados miembros de la Unión de Madrid a través de la llamada “designación posterior”, ampliando con ello la protección de la marca internacional cuando su titular así lo necesite.
- ¿Y cuáles son sus principales inconvenientes? La posible inestabilidad inicial. Como hemos apuntado, la solicitud internacional se realiza sobre una marca base, por ejemplo, una marca española. Por eso, durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección de los registros realizados a través del Sistema de Madrid dependerá de la validez de la marca base. Es decir, si se deniega la marca base, por cualquier motivo (por ejemplo, la marca se cancela, se anula, caduca o deja de tener efectos), la marca internacional decaerá también con ella. Esta dependencia es absoluta y surte efecto independientemente de las razones por las que la marca base deja de gozar de protección jurídica. Expirado el plazo de dependencia de cinco años el registro internacional se vuelve independiente de su marca base.
Como acabamos de comprobar, y aunque no está exento de dificultades, el Sistema de Madrid se configura como una vía muy atractiva a la hora de internacionalizar carteras de marcas aunque, como siempre, la idoneidad del mismo deberá analizarse caso por caso. En general, cuando esté disponible, casi siempre se configurará como una alternativa más eficaz, flexible y económica que acudir a la vía nacional.
Fernando Rubiano
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
