La reciente sentencia sobre el dominio “mezquitadecordoba.org” confirma una idea clave para cualquier empresa: un nombre de dominio, por antiguo que sea, no prevalece frente a una marca registrada. El fallo subraya la importancia de una estrategia sólida de protección de activos digitales en un entorno donde lo ‘online’ pesa cada vez más.
En un entorno económico en el que la presencia digital influye de manera significativa en la actividad empresarial, los nombres de dominio han trascendido su función típica como meras direcciones técnicas para convertirse en identificadores que actúan como una puerta de entrada al mercado en Internet y, a menudo, constituyen el primer punto de encuentro entre la empresa y el consumidor.
No obstante, esta ventaja competitiva genera tensiones inevitables con el derecho de marcas, pues el dominio conduce a un espacio web en el que se identifica la oferta comercial de la empresa titular -función que, en esencia, es propia de las marcas-.
En este contexto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 1341/2025, de 30 de septiembre, resuelve una controversia que, bajo la apariencia técnica de un conflicto de propiedad industrial, nos invita a reflexionar sobre cuestiones que van más allá del supuesto concreto, como la jerarquía entre los distintos signos distintivos en el entorno digital o la delimitación de los «derechos anteriores» que pueden oponerse al ejercicio del derecho de exclusiva del titular de una marca.
El litigio tiene como protagonistas a la sociedad Alhambra Valparaíso Ocio y Cultura S.L., como parte actora, titular desde 2007 del dominio «mezquitadecordoba.org» dedicado a la comercialización de visitas turísticas guiadas, y al Cabildo de la Catedral de Córdoba como parte demandada, que registró las marcas denominativas «Mezquita de Córdoba» en 2012. Lo llamativo de este caso es precisamente esa cronología invertida: el nombre de dominio precedió en cinco años al registro marcario. Esta circunstancia, aparentemente favorable a la empresa demandante, termina resultando jurídicamente irrelevante, lo que pone de relieve la distinta naturaleza y el alcance jurídico de ambos activos y subraya la importancia de articular una estrategia de protección registral coherente.
Antecedentes del caso
Antes de llegar a los tribunales españoles, el Cabildo acudió al conocido como “procedimiento administrativo para la solución de controversias” de la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), siendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la entidad encargada de administrar el procedimiento en calidad de proveedor de servicios acreditado.
Este mecanismo, concebido como una vía rápida y especializada para resolver disputas entre titulares de marcas y registrantes de dominios, exige acreditar (i) que el dominio es idéntico o confusamente similar a la marca, (ii) que el registrante carece de derecho o interés legítimo sobre él y (iii) que fue inscrito y utilizado de mala fe. En el caso que nos ocupa, el panel de la OMPI estimó la reclamación del Cabildo y ordenó la transferencia del dominio «mezquitadecordoba.org».
Sin embargo, este sistema no cierra la puerta a la jurisdicción ordinaria: el titular del dominio puede acudir a los tribunales antes de que se ejecute la transferencia si considera que la decisión adoptada no se ajusta a derecho.
Tanto el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid (sección vigésima octava), en primera y segunda instancia, desestimaron las pretensiones de Alhambra Valparaíso por entender que el nombre de dominio en cuestión sí infringía las marcas de la demandada.
Disconforme con ambos pronunciamientos, Alhambra Valparaíso formalizó recurso de casación e infracción procesal ante el Tribunal Supremo, articulando su impugnación en torno a dos cuestiones principales: de un lado, la prescripción por tolerancia del ius prohibendi ex artículo 52.2 de la Ley de Marcas; de otro, la pretendida prevalencia temporal del nombre de dominio sobre las marcas del Cabildo posteriormente registradas.
La prescripción por tolerancia: ¿puede el tiempo consolidar un nombre de dominio frente a una marca?
La demandante sostenía que, habiendo registrado el dominio en 2007 y permaneciendo el Cabildo inactivo durante años tras registrar sus marcas en 2012, debía aplicarse el art. 52.2 de la Ley de Marcas, que impide al titular de un «derecho anterior» que haya tolerado el uso de una marca posterior durante cinco años consecutivos solicitar su nulidad u oponerse a ella. No obstante, el Tribunal Supremo rechaza este argumento.
El precepto, señala el Tribunal, se refiere a «derechos anteriores» en el sentido estricto del término, esto es, aquellos que fundamentan las prohibiciones relativas de registro recogidas en los arts. 6 a 9 de la Ley de Marcas: marcas y nombres comerciales anteriores, denominaciones sociales, nombres civiles, signos utilizados en el tráfico económico de alcance no meramente local, y derechos de autor o de propiedad industrial. Los nombres de dominio no figuran en este listado.
De este modo, la Sala cierra la puerta a la posibilidad de equiparar el dominio con los derechos que pueden consolidarse por tolerancia, estableciendo que el transcurso del tiempo, por prolongado que sea, no altera la naturaleza jurídica del nombre de dominio ni lo eleva a la categoría de “derecho anterior” a los efectos del artículo 52.2.
Por tanto, el titular de un nombre de dominio anterior no puede ampararse en la prescripción por tolerancia prevista en el derecho de marcas para neutralizar el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de una marca posterior.
El conflicto entre temporalidad y titularidad
Quizás el aspecto más relevante de la sentencia sea el análisis que realiza el alto tribunal sobre la posibilidad de que un nombre de dominio infrinja una marca, pese a que el nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad.
En este sentido, la Sala tampoco admite el argumento de la demandante y precisa que el artículo 37 de la Ley de Marcas, que regula las limitaciones al derecho de exclusiva, no contempla excepción alguna que obligue al titular de la marca a tolerar nombres de dominio que generen riesgo de confusión, aunque hayan sido registrados con anterioridad.
En este caso, el Tribunal entiende que existe riesgo de confusión, dado que el dominio es prácticamente idéntico a las marcas del Cabildo y los servicios ofertados en la web -visitas guiadas- guardan una estrecha relación con los prestados por el demandado -venta de entradas-, de modo que el público puede creer que existe vinculación entre ambos.
Tampoco prosperan los esfuerzos de la demandante por defender las diferencias entre los signos por el empleo del dominio “.org” y la inclusión en su web de una nota de advertencia para informar de que no se trata del sitio web oficial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, al entender la Sala que estos dichos argumentos, lejos de desvirtuar la existencia de riesgo de confusión, la refuerzan.
Por último, subraya el alto tribunal que el cauce adecuado para que el titular del dominio hubiera podido enervar el ejercicio del ius prohibendi habría sido ejercitar con éxito una acción reivindicatoria o una acción de nulidad -fundamentalmente, por registro de mala fe- contra la marca. No obstante, de no hacerlo, el titular de la marca conserva su derecho de exclusiva frente al nombre de dominio.
Conclusión
La sentencia analizada pone de manifiesto la asimetría estructural existente en nuestro ordenamiento jurídico entre los nombres de dominio y los derechos de marca. Mientras que el registro de una marca confiere un derecho de exclusiva oponible frente a signos distintivos de terceros, el registro de un dominio no genera un derecho equiparable.
Esta diferencia de tratamiento refleja la distinta función que históricamente se ha atribuido a ambas figuras: la marca como título de propiedad industrial y el dominio como un identificador técnico en Internet. Sin embargo, cabe preguntarse si esta asimetría resulta ajustada en un contexto como el actual donde los nombres de dominio están adquiriendo un protagonismo comercial cada vez más relevante.
El caso de la Mezquita de Córdoba nos deja la enseñanza de que registrar un dominio antes que nadie no garantiza poder conservarlo, ni permite ampararse en el paso del tiempo o en la tolerancia para neutralizar el ius prohibendi del titular de la marca. En definitiva, el dominio no se consolida como un “derecho anterior” en sentido jurídico estricto.
Irene Gómez
