La aparición de marcas registradas en obras audiovisuales puede suponer un quebradero de cabeza si no se tienen en cuenta los aspectos legales asociados. El derecho marcario y la jurisprudencia, tanto española como a nivel europeo, han ido marcando el camino. No obstante, siguen existiendo cuestiones sin aclarar en este terreno.

Es una práctica bastante habitual en el mundo audiovisual el tener especial cuidado con las marcas que aparecen en pantalla. De hecho, una de las primeras cosas que, con carácter general, se enseña a los estudiantes de cine, televisión o comunicación audiovisual es a no mostrar marcas registradas en sus cortometrajes y proyectos visuales.

Aunque se trata de una medida prudente, lo cierto es que muchas veces puede resultar exasperante: el director de arte y el script de una producción ya tienen suficiente estrés como para añadirles la responsabilidad de fijarse en todas y cada una de las etiquetas, signos y logos que puedan identificar los distintos objetos de atrezo, vestuario y escenografía que aparecen en pantalla.

¿Cuáles son los derechos del titular de una marca? ¿Existe algún límite que ampare el uso no autorizado de signos registrados en producciones audiovisuales? ¿Y si el título de mi película ya está registrado como marca?

Como podemos apreciar, algo aparentemente tan inocuo como un café de Starbucks congelándose en Invernalia suscita un sinfín de preguntas jurídicas que claramente justifican la prudencia de estudiantes y profesores de comunicación audiovisual. Máxime, cuando la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas no contiene ningún límite especifico que ampare este tipo de uso “incidental” de marcas ajenas en el contexto de programas audiovisuales, y cuando la jurisprudencia que aborda este tema es tan escasa e inconcluyente.

La finalidad de una marca es identificar productos y servicios en el tráfico económico, de tal forma que el público general reconozca y vincule un determinado producto o servicio con un origen empresarial concreto. De este modo, el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de prohibir que cualquier tercero utilice un signo idéntico o similar a la marca registrada para identificar productos o servicios idénticos para los que la marca está registrada.

La doctrina especializada (Lobato, Fernández-Novoa) viene interpretando que determinados usos atípicos sin finalidad distintiva podrían operar como límite al derecho de marca, incluso aunque no estén expresamente previstos en los artículos que regulan los límites del derecho de marca (artículo 37 de la Ley de Marcas y artículo 14 del Reglamento de Marca de la Unión Europea).

La aparición de una marca en una serie, película o programa de televisión puede ser entendida como un uso atípico sin finalidad distintiva, toda vez que (i) se hace de conformidad con las prácticas honestas en el mercado —no sugiere una relación con el titular de la marca, ni supone una denigración de la misma—; (ii) no genera un riesgo de confusión y/o asociación con la marca original, pues no se utiliza para distinguir productos o servicios, y (iii) no afecta al carácter distintivo de la marca ni a su posible renombre, así como a sus otras funciones —publicitaria, de inversión o de indicación de origen—.

En apoyo de lo anterior se puede esgrimir la sentencia del Tribunal Supremo núm. 369/2009, de 21 de mayo de 2009, la cual, pese a no aplicar la normativa marcaria, consideró que la Empresa Municipal de Transportes no podía impedir la utilización de sus marcas en las series de ficción Médico de Familia y Periodistas, incluso aunque se mostrase a uno de sus autobuses como el causante de un accidente en las ficciones televisivas.

Asimismo, en su sentencia de 30 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo (Bierzo Paradiso vs. DeA Planeta) permitió que la distribuidora DeA Planeta S.L.U. pudiera distribuir en España la película británica “Ironclad”, bajo el título de “Templario”. Y todo ello, a pesar de la demanda presentada por la productora española Bierzo Paradise A.I.E., quien había registrado dicha denominación como Marca de la Unión Europea “TEMPLARIO” en las clases 9, 38 y 41 para distinguir, entre otros: productos fotográficos y cinematográficos, y servicios de telecomunicaciones, esparcimiento y actividades deportivas y culturales.

Siguiendo la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el más alto tribunal español recuerda que el titular de una marca solo puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, cuando se reúnen los siguientes requisitos:

  • dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
  • tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
  • tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca está registrada, y
  • debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios.

Finalmente, la citada sentencia prosigue señalando que el riesgo de confusión no es otra cosa que el riesgo de que el público crea que los productos o servicios que identifica una marca proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

En este caso concreto, el uso del término “Templario” como título de una obra cinematográfica no encierra una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película (no nos apunta a la productora o a la empresa distribuidora que están detrás de la explotación económica del film). Al contrario, el título de la obra cinematográfica guarda relación (descriptiva, sugestiva o alegórica) con el contenido de la película, de tal forma que para un consumidor medio no informa sobre el origen empresarial, sino sobre un sinfín de elementos creativos e inmanentes del film tales como el argumento, la temática general, sus protagonistas, etc.

En un escenario ligeramente diferente, la Audiencia Provincial de Barcelona permitió el uso de la marca de un club de fútbol en un videojuego (Burjassot CF vs. Planeta DeAgostini, 2008) porque: (a) dicho uso de la marca no tenía por objeto identificar el videojuego como tal (ni ningún otro producto o servicio); y (b) el uso del signo no suponía un aprovechamiento indebido de la marca del club porque era puramente incidental: los jugadores podían elegir el club de fútbol, identificado con su marca, entre una parrilla de decenas de clubes, antes de echarse una partidita.

En conclusión, existen argumentos jurídicos para defender que el uso de marcas registradas en una producción audiovisual —siempre que aparezcan de forma incidental o como parte de la ambientación— no infringe los derechos marcarios de sus titulares, pues las marcas no se estarían utilizando de forma propia, es decir, para identificar productos y servicios, sino de forma meramente accesoria o indicativa.

En este sentido, el riesgo de infracción puede mitigarse si el director pone especial cuidado en no dar un protagonismo excesivo a las marcas en la cámara (por ejemplo, planos que enfoquen fijamente a una marca durante un largo período de tiempo); ni en discriminar unas marcas de otras de forma evidente (es decir, la cámara debería mostrar a todas las marcas de forma similar, sin destacar ni denostar ninguna de ellas).

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la marca aparece de forma recurrente y goza de un gran protagonismo en pantalla (primeros planos de la marca, zooms progresivos, menciones constantes en el guion and all that jazz)? Dejando de lado la legislación marcaría, ¿podríamos encontrarnos ante un supuesto ilícito de emplazamiento de producto?

To be continued…

 

Fernando Álvarez de Toledo

Ricardo López Alzaga

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues