En el terreno de la propiedad industrial, pocas cuestiones generan tanta litigiosidad como el conflicto entre los derechos exclusivos del titular de una marca y la actividad de los denominados “importadores paralelos”. En este escenario, la clave no reside tanto en la autenticidad del producto como en la legitimidad de su comercialización dentro del Espacio Económico Europeo. Lo que comienza como un problema de distribución puede acabar siendo una cuestión puramente probatoria: ¿quién debe demostrar que la marca ya no confiere al titular su ius prohibendi?
La libre circulación de mercancías en el Espacio Económico Europeo (EEE) ha generado situaciones cada vez más frecuentes en las que productos auténticos de marca circulan al margen de las redes de distribución autorizadas. Esto da lugar a conflictos legales entre los titulares de los derechos marcarios y los comerciantes independientes, también llamados «importadores paralelos».
Cuando el titular de una marca pretende impedir la comercialización de sus productos por parte de terceros no autorizados, suele ejercer el ius prohibendi que le confiere derecho exclusivo derivado de su registro marcario. Pero si el demandado alega que el derecho de marca está “agotado”, la controversia se centra en quién debe demostrar que ese agotamiento ha tenido lugar. Esta cuestión no es solo de técnica procesal: es decisiva para el desenlace del litigio.
¿Qué es el agotamiento del derecho de marca?
El agotamiento del derecho de marca es un principio jurídico según el cual el titular de una marca no puede oponerse a la reventa de sus productos una vez que estos han sido introducidos en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) por él mismo o con su consentimiento. En otras palabras, el derecho exclusivo que confiere el registro de la marca a impedir usos no autorizados se “agota” tras la primera comercialización legítima en el EEE.
Este principio evita la fragmentación del mercado europeo y frena prácticas que restringen la competencia, como la segmentación territorial mediante redes de distribución cerradas. Y es que las diferencias de precio entre países, motivadas por decisiones comerciales o políticas de marketing, incentivan a operadores independientes a comprar productos de marca en países más baratos para revenderlos donde su precio es más alto. Esta práctica —completamente legal si se da dentro del EEE y con productos auténticos— choca con el control que las marcas quieren ejercer sobre su red de distribución.
El conflicto estalla cuando el titular de la marca demanda a estos operadores alegando que no ha consentido esa reventa, y estos se defienden invocando el agotamiento del derecho. Entonces llega el momento de preguntar: ¿quién debe probar qué?
El principio general es que quien afirma un hecho debe probarlo. Por tanto, si el importador paralelo alega que el derecho de marca está agotado, le corresponde demostrar que la primera comercialización en el EEE se hizo por el titular o con su consentimiento. Así lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente en el caso Davidoff / Levi Strauss.
No obstante, esta regla no resulta siempre aplicable de forma estricta. En muchos supuestos, el importador carece de acceso a información suficiente sobre el origen de los productos: desconoce quién realizó la primera comercialización o si esta se produjo con la autorización del titular de la marca. Además, exigirle la revelación de su cadena de suministro podría comprometer sus relaciones comerciales. Esta problemática ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C‑367/21, Hewlett Packard vs. Senetic (sentencia de 18 de enero de 2024), en el que se admite que, en determinadas circunstancias, la carga de la prueba puede desplazarse al titular de la marca. En concreto, si este no colabora o no es capaz de acreditar que los productos fueron introducidos en el EEE sin su consentimiento, puede considerarse que su derecho se ha agotado, en aplicación del principio de facilidad probatoria y para evitar una compartimentación artificial del mercado interior.
Por lo tanto, en los litigios sobre agotamiento del derecho de marca, la asignación de la carga de la prueba no puede abordarse con rigidez. El enfoque debe adaptarse a las circunstancias del caso, atendiendo a quién se encuentra en mejor posición para aportar las pruebas relevantes. La legislación procesal española, concretamente el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permite a los tribunales distribuir la carga probatoria con base en la mayor facilidad de acceso a la información por parte de cada litigante.
¿Qué debe probar el titular de la marca?
- Dónde se produjo la primera venta: si fue fuera del EEE, el derecho de marca no se considera agotado por defecto.
- Falta de consentimiento: debe quedar claro que no autorizó la entrada posterior del producto al EEE.
- Elementos indicativos: las etiquetas, diferencias en el etiquetado o símbolos pueden servir como indicios suficientes (ej. NON EEA SALE ONLY).
Una vez que el titular acredita estos puntos, el importador tendrá que demostrar, si quiere mantener su defensa, que hubo consentimiento para esa importación.
¿Y qué debe probar el importador paralelo?
En caso de que el titular de la marca no pueda demostrar que la primera venta fue fuera del EEE o que no autorizó la importación, el demandado puede beneficiarse de la presunción de agotamiento. No obstante, si se acredita que los productos provinieron del exterior, deberá demostrar:
- Que el titular consintió su reintroducción en el EEE, ya sea de forma expresa o inequívocamente tácita.
- Que existen circunstancias que reflejan esa voluntad de renuncia al derecho de exclusión (por ejemplo, prácticas anteriores del titular o distribución abierta).
Por el contrario, en los litigios donde ninguna de las partes logra acreditar suficientemente sus afirmaciones, el criterio de facilidad probatoria será decisivo. Si el titular tiene capacidad para rastrear la distribución del producto, no puede simplemente quedarse en una negativa: deberá aportar pruebas. En ausencia de estas, el agotamiento puede presumirse para evitar una compartimentación artificial del mercado.
Como observamos, la regla general es clara, pero el principio de facilidad probatoria permite flexibilizarla para evitar injusticias o abusos. Así, se protege tanto el derecho marcario como la libre competencia y la unidad del mercado europeo.
