La Cámara Alta de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha admitido la posibilidad de aportar nuevas pruebas sobre la actividad inventiva de una solicitud de patente o patente concedida durante los trámites de concesión y oposición. 

El artículo 52(1) del Convenio de la Patente Europea (CPE) establece que se concederán patentes para cualesquiera invenciones, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. A la hora de determinar si concurren o no estos tres requisitos de patentabilidad, la jurisprudencia establecida en las salas de recurso de la OEP establecía que la concurrencia de actividad inventiva debe determinarse atendiendo a la información contenida en la solicitud de patente (junto con los conocimientos generales de que disponga el experto a fecha de presentación de la solicitud de patente).

Así pues, la información técnica contenida en el documento de solicitud de patente adquiere una importancia esencial no solo de cara a comprender la invención sino también, y muy especialmente, de cara a justificar la presencia del efecto técnico de la invención y, por tanto, del cumplimiento del requisito de actividad inventiva necesario para la concesión de la patente. No obstante, como veremos, la información contenida en el documento de solicitud no siempre es suficiente para justificar que se trata de una invención patentable.

En este contexto, la reciente decisión G2/21 de la Cámara Alta de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) establece que:

  1. Las pruebas presentadas por el solicitante o titular de una patente para demostrar un efecto técnico en el que se basa la actividad inventiva no pueden descartarse solo por no haberse aportado antes de la fecha de presentación de la solicitud.
  2. El solicitante o propietario de una patente puede basar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva de su solicitud de patente en un efecto técnico, si la persona experta en la técnica, teniendo en cuenta los conocimientos generales comunes y basándose en el contenido técnico de la solicitud según fue presentada, puede deducir que dicho efecto técnico sí estaba comprendido y materializado en la enseñanza técnica de la solicitud de patente en el momento de su presentación.

Analizamos a continuación con mayor detalle las claves de esta importante resolución.

Cuestión de fondo: el momento adecuado para aportar prueba sobre el requisito de actividad inventiva

Por entender mejor la cuestión de fondo a debate, la decisión G2/21 se pronuncia respecto a la consulta referida por la sala de recursos 3.3.02 en el procedimiento de recurso T116/18. Dicho recurso se base en los motivos de denegación de la oposición frente a la patente europea concedida EP 2 484 209, dirigida a la protección de composiciones con actividad insecticida. En la solicitud de la patente se alegaba que la combinación de ciertos agentes activos en la composición produce un efecto insecticida sinérgico (no aditivo) frente a la utilización de los distintos agentes activos de forma separada. El efecto técnico de sinergia, que justificaría la actividad inventiva de la invención y con ello el mantenimiento del derecho de patente, se vería únicamente acreditado por la evidencia en forma de resultados experimentales aportados por el titular de la patente durante el procedimiento de oposición, por tanto, se trataría de evidencias técnicas no contenidas en el documento de solicitud de patente.

Como consecuencia de lo anterior, tras la presentación de la solicitud, bien durante la fase de examen o tras la concesión durante la oposición de la patente, el solicitante o propietario suele necesitar aportar al procedimiento nuevo material técnico en forma de ensayos y pruebas técnicas que ayuden a justificar la patentabilidad de la invención propuesta. Este es el caso concreto de la patente EP 2 484 209, donde el titular presentó los trabajos experimentales que justificaban el efecto sinérgico insecticida de las composiciones reivindicadas durante el procedimiento de oposición tras la concesión de la patente.

El principio de libre apreciación de la prueba

En la práctica, sin embargo, la aceptación de la justificación del efecto técnico de la invención a través de la aportación de evidencia publicada posteriormente plantea muchas dificultades. Con anterioridad a la resolución que analizamos hoy, la OEP venía aplicando el principio de libre evaluación de la evidencia (principle of free evaluation of evidence), lo cual ha derivado en la existencia de tres líneas jurisprudenciales distintas:

  1. La primera, llamada plausibilidad ab initio, concluye que las evidencias publicadas con posterioridad a la solicitud sólo podrán admitirse si, teniendo en cuenta la solicitud según presentada y el conocimiento general existente en el momento de la presentación, el experto habría tenido motivos para suponer que el efecto técnico pretendido se iba a conseguir. Este supuesto podría darse cuando la solicitud según presentada contenga ya datos experimentales o una explicación científica que justifique dicha suposición (T1329/04, T609/02, T488/16, T415/11, T1791/11 y T895/13, entre otras).
  2. La segunda, llamada inverosimilitud ab initio, exige que las evidencias publicadas posteriormente siempre deban tenerse en cuenta si el efecto técnico pretendido no es inverosímil, de tal forma que estas evidencias sólo puedan descartarse si el experto hubiera tenido motivos legítimos para dudar de que se hubiera logrado el efecto pretendido en la fecha de presentación de la solicitud de patente, ya sea por el conocimiento general existente en aquella fecha o por alguna improbable indicación contenida en la solicitud de patente (T919/15, T578/16, T536/07, T1437/07, T266/10, T863/12, T184/16 y T2015/20, entre otras).
  3. Y, por último, la llamada no plausibilidad rechaza por completo el concepto de plausibilidad y con ello la aceptación bajo cualquier circunstancia de evidencias publicadas posteriormente a la presentación de la solicitud (T31/18 y T2371/13, entre otras).

Evidentemente la aplicación  de las anteriores líneas jurisprudenciales resulta insuficiente en la mayoría de los casos, como, por ejemplo, en el muy habitual supuesto en el que el carácter inventivo de la invención propuesta debe medirse vis a vis con el estado de la técnica más próximo, más aún si tenemos en cuenta que este estado de la técnica más próximo no suele conocerse en el momento de presentación de la solicitud de patente, sino que es identificado durante la tramitación de la solicitud de patente o en procedimientos de oposición posconcesión.

La importancia de la decisión G2/21

La decisión G2/21 es importante no solo porque confirma la admisibilidad de la justificación del requisito de actividad inventiva a través de la aportación al procedimiento de evidencia publicada posteriormente a la fecha de presentación de la patente, sino porque establece un criterio uniforme para poder hacerlo: la prueba solo se admitirá si el efecto técnico puede entenderse comprendido en el ámbito de la invención en el momento de presentación de la solicitud a través de aquello descrito en el documento de solicitud de patente y su interpretación con el conocimiento general común, y no en un momento posterior como resultado de la aportación de evidencias publicadas posteriormente.

En términos prácticos esta decisión tiene también un efecto relevante para el inventor y las empresas que hacen uso del sistema de patentes, ya que “facilitaría” la siempre necesaria pronta presentación de solicitudes de patente aun en aquellos casos en los cuales no estuvieran disponibles a fecha de presentación todos los resultados de los trabajos experimentales que acompañan a un proyecto innovador y que pudieran servir para justificar la patentabilidad.

Mónica Arizti

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues