La Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN) ha publicado recientemente la Práctica común respecto del uso de las marcas de una forma distinta en la que han sido registradas. Se trata de un punto de fricción habitual entre los departamentos de marketing y legal de la empresa, puesto que la necesidad de cambio abordada desde un punto de vista comercial no siempre tiene en cuenta el impacto legal y económico que dicho cambios puede tener en la cartera de marcas de la empresa. No se trata de evitar el cambio, sino de hacerlo bien. Veámoslo. 

Es algo muy común dentro de la actividad de cualquier empresa plantearse, cada cierto tiempo, la modificación de alguna de sus marcas para adaptar su configuración, grafía o elementos gráficos a nuevas tendencias, modas o gustos de los consumidores. Lo que desde un punto de vista comercial es algo recomendable cuando una marca lleva cierto tiempo usándose en el mercado, puede tener importantes implicaciones legales. Por ejemplo, si la modificación es muy relevante, es posible que sea necesario efectuar nuevas solicitudes de registro para la protección de la marca, lo que puede implicar un cambio más que sustancial en nuestra cartera de marcas.

Debe tenerse en cuenta que, como norma general, las marcas deben ser utilizadas tal y como se encuentran registradas. No obstante, y de cara a no ser excesivamente rígidos frente a modificaciones menores, se permiten ciertas modificaciones siempre y cuando las mismas no alteren el carácter distintivo de la marca. En términos marcarios, suele hablarse de modificaciones “aceptables” y “no aceptables”. Al hablar de modificaciones “aceptables” nos referimos a aquellas que no impactan en la distintividad de la marca y que, por tanto, no requieren de un nuevo registro ni ponen en riesgo nuestros derechos registrales. Por el contrario, cuando hablamos de modificaciones “no aceptables”, se entiende que la modificación de la marca es de tal envergadura que, a efectos legales, estamos hablando de una nueva marca.

¿Dónde está la línea que no podemos traspasar para no modificar “demasiado” nuestra marca? Depende. No hay una respuesta unívoca y, como siempre, lo interesante desde un punto de vista jurídico está en las zonas grises. Nos enfrentamos, además, a una dificultad añadida, ya que, como sabemos, las marcas son derechos territoriales y, por lo tanto, para determinar si estamos ante cambios aceptables o no aceptables tendremos que atender a la legislación aplicable en cada país y a la interpretación que hayan llevado a cabo los tribunales.

En el caso de la Marca de la Unión Europea, contamos con un único marco normativo y con el papel de Tribunal de Justicia de la Unión Europea como intérprete máximo. En este contexto, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN) ha acordado una práctica común respecto del uso de marcas en una forma distinta a la forma en la que fueron registradas (ver link) ¿Cuál es su objetivo? Analizar los tipos de cambios más habituales en los signos, principalmente, la adición o eliminación de elementos, la modificación de los mismos o una combinación de todos. Acordando una práctica común se pretende incrementar la transparencia y la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo de las distintas Oficinas de Marcas.

En primer lugar, se determina un proceso de asesoramiento en dos pasos con el objeto de determinar si estamos ante una modificación aceptable o no aceptable:

Sentada la metodología de análisis, se atiende a las modificaciones más habituales que, como decimos, incluye la adición o eliminación de elementos, la modificación de los ya existentes o una combinación de ambos.

Adición de nuevos elementos

A modo de ejemplo, cuando lo que se añaden son elementos distintivos per se, estaremos habitualmente ante un cambio no aceptable, es decir, un cambio que altera el carácter distintivo de la marca originalmente registrada y que, por lo tanto, exigiría un nuevo registro para tener protección sobre el mismo. El ejemplo que nos da EUIPN es el siguiente:

Por el contrario, estaremos ante un cambio aceptable cuando el elemento distintivo de la marca no se vea afectado, tal y como sucede en el siguiente ejemplo. En este caso, la adición del diseño del pez no afecta al carácter distintivo de marca denominativa tal y como fue registrada, es decir, la palabra “GERIVAN”:

Por lo tanto, en el segundo caso no es necesario proceder a rediseñar nuestra estrategia de marca solicitando nuevos registros a menos, claro está, que también queramos obtener derechos de exclusiva de carácter marcario sobre el diseño del pez.

Omisión de elementos registrados

Otra casuística habitual es la omisión de alguno de los elementos registrados. En estos supuestos, lo habitual es que la omisión de elementos distintivos se considere un cambio no aceptable, salvo en aquellos supuestos en los que el elemento omitido no fuese percibido como tal por el consumidor por circunstancias como, por ejemplo, un tamaño reducido o una posición secundaria:

Por el contrario, la omisión de elementos no distintivos no suele tener impacto en el carácter distintivo de la marca registrada, es decir, suelen considerarse cambios aceptables, tal y como podemos apreciar en el siguiente ejemplo:

La nula distintividad del signo BIO implica que, en este caso, el carácter distintivo del elemento principal “GERIVAN” no se ve afectado y, por lo tanto, no afecta a la validez del registro marcario.

Modificaciones de las características del signo

Las modificaciones que pueden llevarse a cabo son prácticamente infinitas, afectando a elementos como la tipografía, el tamaño, el color, la posición de los distintos elementos que componen el signo… Pero, de nuevo, la clave está en si estamos afectando o no al carácter distintivo de la marca, tal y como fue registrada.

A modo de ejemplo, cabe esperar que el cambio de los colores empleados en una marca denominativa es, en general, un cambio aceptable:

Sin embargo, el cambio de color sí puede ser determinante y, por tanto, no aceptable, en aquellos supuestos en los que el color es un elemento distintivo en sí mismo, tal y como sucede en el siguiente ejemplo:

Conclusión

Nuestro post sirve solo de aperitivo a los múltiples ejemplos y recomendaciones que se incluyen en la práctica común publicada por la EUIPN, que se configura como una guía muy valiosa a la hora de ayudarnos a decidir qué cambios son inocuos y cuáles no. No siempre será fácil determinar dónde está la frontera que separa los cambios aceptables de los no aceptables, pero el ejercicio es del todo necesario para impedir que los cambios no meditados puedan acabar afectando, de forma irreparable, a nuestra cartera de marcas.

Fernando Rubiano
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues