Nada está perdido, a priori, de cara a la defensa de los derechos de propiedad intelectual frente a las reproducciones a pequeña o gran escala de un producto. El alcance de la protección y los presupuestos para poder disfrutar de ella dependerá de la modalidad de derechos en la que queramos ampararnos.

Pensemos, por ejemplo, en un bolso de una conocida marca de ropa. ¿Qué pasaría si un tercero decidiera hacer una miniatura fiel del bolso original, incluida la marca, para venderlo como accesorio de juguete para muñecas? Para proteger nuestros derechos, podríamos acudir a tres vías distintas: los derechos de marca, los derechos conferidos por el diseño industrial y la posible protección como propiedad intelectual.

Derechos de marca

El debate suscitado en torno al uso de derechos de propiedad intelectual en reproducciones a escala trae causa, en gran medida, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Opel c. Autec (asunto C-48/05).

En este caso, el fabricante de automóviles Opel demandó por infracción de marca a la empresa Autec, que comercializaba sin su autorización un coche teledirigido que reproducía a escala 1:24 el modelo Opel Astra V8. La miniatura era una reproducción fiel del coche de Opel y, como tal, incorporaba la marca del fabricante en la misma posición que el vehículo original. Conviene destacar que Opel no solo tenía su marca registrada para automóviles (clase 12), sino también para juguetes (clase 28).

La defensa inicialmente esgrimida por Autec fue que se trataba de un uso descriptivo de la marca (actual artículo 14.1 b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea). Esta tesis fue rechazada por el TJUE. En su sentencia, el Ttribunal europeo estableció que el uso en una réplica a escala reducida de un modelo de coche existente de la marca del fabricante del modelo original puede constituir una infracción si menoscaba las funciones de la marca. En otras palabras, Opel podría prohibir el uso de su marca en las miniaturas en caso de que, debido a la incorporación de su marca, el público relevante pudiese pensar que el coche teledirigido había sido fabricado por Opel o por una empresa que colaborase con Opel, sin ser este el caso.

Sin embargo, el tribunal alemán que había remitido la cuestión al TJUE determinó que el público relevante percibiría la marca de Opel como parte de la reproducción fiel a escala del vehículo original y no como una indicación del origen empresarial del juguete teledirigido. Por lo tanto, consideró que no había infracción marcaria y que Opel no podía oponerse al uso de su marca en el juguete.

Este caso no debe interpretarse como una carta blanca al uso de las marcas de terceros en reproducciones a escala de sus productos. Nada más lejos de la realidad. Como acertadamente apuntó el TJUE, la cuestión depende de si, en cada caso, dicha reproducción es susceptible de afectar a las funciones de la marca. Debemos tener en cuenta también que las conclusiones en relación con un mismo escenario pueden variar de un mercado a otro en función de las características propias del público relevante en cada caso.

Por lo tanto, no cabe extrapolar el resultado del caso Opel a la reproducción a escala de otros artículos. Para ver si la fabricación de réplicas de un producto para crear versiones de juguete u objetos de exposición a gran escala infringe los derechos marcarios del titular original, la cuestión debe ser analizada según las circunstancias de cada caso y desde la perspectiva del público relevante correspondiente.

Diseño industrial

En el caso de los diseños registrados, la protección conferida al titular comprende no solo reproducciones idénticas, sino cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. La comparación debe hacerse, por lo tanto, entre el diseño registrado y el producto presuntamente infractor. De este modo, las dimensiones de los productos enfrentados estarían fuera de la ecuación, salvo que el diseño registrado contenga alguna referencia concreta al tamaño. Así lo han mantenido nuestros tribunales en el caso Perfetti c. Fiesta.

En este caso, Perfetti alegó que el contenedor de caramelos con forma de piruleta comercializado por Fiesta infringía su diseño registrado, que protegía un contenedor de caramelos con forma de chupachups. El juez de primera instancia adelantó que la impresión producida por los productos de las partes era distinta. No obstante, al tratarse de un diseño registrado, la comparación debía hacerse entre el diseño y el producto presuntamente infractor, que sí producían una impresión general similar (la sentencia de primera instancia puede verse aquí).

Por lo tanto, la situación no es la misma según se trate de un diseño registrado o no registrado. En este caso, al no existir un diseño registrado, los productos enfrentados deben compararse directamente para determinar si producen o no una impresión general distinta en el consumidor. De este modo, el tamaño sería uno de los factores tenidos en cuenta para valorar dicha impresión.

Derechos de autor

Finalmente, cabría acudir también a la vía de protección mediante derechos de autor. Recordemos que la protección mediante propiedad intelectual o derechos de autor no se limita a las obras de arte en su sentido convencional o estricto. Siguiendo la doctrina sentada por el TJUE en los casos Cofemel (disponible aquí) y Brompton (disponible aquí), las obras de arte aplicado que gocen de originalidad subjetiva, esto es, que reflejen las decisiones libres y creativas de su autor, son también susceptibles de protección como propiedad intelectual.

Desde esta perspectiva, la reproducción a escala de una obra podría constituir tanto un acto no autorizado de reproducción como una transformación ilícita de la obra. El hecho de caer en uno u otro supuesto dependerá de si la réplica constituye una reproducción fiel o incorpora alguna variación y de si la modificación de las dimensiones se considera suficiente como para dar lugar a una obra nueva distinta de la original. Como ejemplo –extranjero– de un supuesto de este tipo, podemos citar el caso Bloom c. The Grove Graden (sentencia holandesa disponible aquí). En este caso, se consideró que el aumento de las dimensiones del producto –una maceta para flores traslúcida con iluminación incorporada– había alterado la relación entre los diferentes componentes de la maceta y, por lo tanto, dado lugar a una obra nueva.

En resumen, en lo que a la protección de los derechos de propiedad intelectual respecta, el tamaño sí puede importar. La respuesta final dependerá, en cada caso, del análisis de las circunstancias concretas y de la vía de protección a la que se haya acudido.

Polina Shishkunova

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual