Por primera vez, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado la existencia de un daño moral indemnizable en supuestos en los que no ha existido una efectiva comercialización de productos falsificados; un tema que, hasta ahora, no estaba exento de controversia.

Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 13 de julio establece que la mera tenencia de productos falsificados y su exhibición para la venta supone un “daño reputacional” para las marcas protegidas afectadas. Analizamos, a continuación, las claves de esta importante resolución.

Daño indemnizable

Antes de esta resolución, la opinión dominante de las audiencias provinciales consistía en sostener que, en supuestos en que los productos que reproducían o imitaban marcas registradas no eran comercializados, al titular de los derechos de propiedad industrial no le correspondía ninguna indemnización como responsabilidad civil derivada del delito cometido.

Dicho de otra forma, los tribunales venían entendiendo que, al no haber existido una efectiva comercialización o distribución de los productos falsificados, en puridad, tampoco había existido un perjuicio económico efectivo para los titulares de las marcas registradas. En estos supuestos, además de descartar la existencia de un perjuicio económico, se llegaba a excluir también el daño moral porque se entendía que, al no haberse comercializado los artículos falsificados, no se podía crear en los consumidores una mala imagen de la marca imitada (por ejemplo, por la deficiente calidad de los productos ilícitos).

Esto se traducía en lo siguiente: en supuestos en que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado inspeccionaban un determinado establecimiento en el que intervenían con diligencia e inmediatez productos a priori falsificados con carácter previo a su venta (por ejemplo, carteras con diversos signos distintivos expuestas en estanterías, fornituras de distintas marcas preparadas para su colocación en bolsos sin marca comercial, etc.), no podía hablarse de la existencia de un perjuicio efectivo para los titulares de las marcas imitadas y, en consecuencia, tampoco procedía la condena al pago de una indemnización.

No obstante, en la reciente sentencia núm. 611/2023 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de julio de 2023 (ver aquí), sí se identifica un daño indemnizable pese a la falta de comercialización efectiva de los productos falsificados, en la medida en que se considera que, de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos, se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba.

En ese sentido, el magistrado ponente de la sentencia, en consonancia con la conclusión alcanzada por el tribunal de instancia y que valida el de apelación (ver aquí), fundamenta su decisión en los siguientes extremos:

  • De un lado, entiende que la lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal de carácter patrimonial, también compromete los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores, como son la garantía de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad en su uso, etc.
  • Asimismo, dispone que cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales.
  • De otro lado, sostiene, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C‑99/15 (ver aquí), que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual e industrial debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido, incluido también el posible daño moral causado.
  • Y, por último, dispone que, en este tipo de supuestos, en los que resulta difícil (si no imposible), traducir la infracción en daños patrimoniales directos, no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de naturaleza moral.

Por tanto, sin perjuicio de que se produzca la efectiva venta o comercialización de los productos infractores, el Tribunal Supremo ha entendido que la mera tenencia de estos, así como su exhibición para la venta, supone una “fuente de daño reputacional” y “de afectación del renombre de las marcas protegidas”.

Lo anterior se justifica en que el prestigio de las marcas imitadas queda resentido debido a la existencia de productos falsificados de una calidad y un precio muy inferior al de los amparados por los signos originales, lo que supone que estos pierdan la característica de exclusividad que le dotan las marcas y el compromiso de calidad que se pretende transmitir al conjunto de los consumidores.

  • Módulo de cuantificación

¿Y cómo se cuantifica el importe indemnizatorio? Pues bien, el cálculo se basa principalmente en la cantidad de mercancía ofrecida al público, por cuanto se entiende que, cuanto mayor es la mercancía ilícita, mayor será también el perjuicio moral sufrido por los titulares de las marcas.

En consecuencia, en el supuesto concreto, se parte del precio medio de los productos sin marca intervenidos y, sobre el mismo, se aplica un porcentaje del 25 % (que es, como mínimo, el beneficio que los titulares de las marcas obtenían para sus propios productos). Por supuesto, el importe resultante debe quedar limitado a las cantidades concretas reclamadas por cada una de las partes perjudicadas.

Siendo ello así, considera el tribunal que, ante la imposibilidad de objetivar en términos económicos el daño moral, este módulo ‘ad hoc’ es respetuoso con los principios de proporcionalidad y de prohibición del injusto enriquecimiento.

Por ahora, solo nos queda esperar a ver si con esta nueva resolución y las consecuencias económicas que de ella se derivan, los falsificadores empiezan a pensarse dos veces poner en el mercado productos fake.

 

Gina Navarro

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues