Una sentencia de Italia permite que, en determinadas circunstancias, las empresas puedan recurrir a la normativa de propiedad intelectual para proteger el diseño de sus tiendas. Con ello, abre una interesante vía de protección para aquellas firmas que decidan invertir en diseño para conseguir una imagen fuertemente diferenciada en sus establecimientos.

No necesitas ser un fashionista empedernido para atribuir el diseño de una tienda a una marca concreta. Las empresas invierten cuantiosas sumas de dinero para ofrecer una experiencia de consumo que los diferencie de sus competidores y refuerce su imagen de marca. Ahora bien, ¿se puede proteger el diseño de una tienda? A veces, sí. Aclarada la cuestión, la inevitable pregunta es ¿cómo? En teoría, disponemos de tres vías:

  • el diseño industrial, registrado o no registrado
  • las marcas tridimensionales
  • el derecho de autor

Recientemente, el Tribunal Supremo italiano ha confirmado la sentencia del Tribunal de Apelación de Milán en un procedimiento que trae causa del supuesto plagio del diseño de las tiendas KIKO por parte de uno de sus competidores: WYCON. Parece ser que WYCON se inspiró demasiado en el diseño de las tiendas del gigante de la cosmética KIKO y este último decidió demandarle. Los tribunales italianos le dieron la razón a KIKO tanto en primera como en segunda instancia, entendiendo que el diseño de sus tiendas estaba protegido por el artículo 2(5) de la Ley de Propiedad Intelectual italiana, es decir, como obra arquitectónica. Acreditado el plagio, WYCON se vio obligada a remodelar sus tiendas y pagarle una cuantiosa indemnización a KIKO.

Resulta relevante que se haya declarado que el diseño de las tiendas de KIKO, concretamente la forma en la que se combinan sus mostradores, es protegible mediante derecho de autor al tratarse de un proyecto arquitectónico.

Lo interesante de la sentencia del Tribunal Supremo de Casación italiano de 6 de febrero de 2020 es que, por primera vez, un tribunal de un Estado miembro aplica su normativa nacional teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 12 de septiembre de 2019 en el asunto C-683/17, el ‘Caso Cofemel’. Para aquellos a los que se les haya pasado el caso más importante en el mundo de la moda del último año se lo resumo: el TJUE estableció que la protección del diseño a través de la normativa de propiedad intelectual solo es posible si se cumplen cumulativamente dos requisitos:

Teniendo en cuenta la jurisprudencia reciente del TJUE y, en particular, el Caso Cofemel, el Tribunal Supremo italiano reconoce que la protección por la vía de la propiedad intelectual e industrial puede subsistir al mismo tiempo: “el legislador de la Unión ha optado por un sistema en el que la protección del diseño y la protección del derecho de autor no se excluyen mutuamente sino que pueden combinarse” (página 20 de la sentencia). Es especialmente llamativo que el tribunal italiano entienda que se trata de una obra por entender que la elección y organización de los elementos (los mostradores) requiere un carácter creativo y no unas meras indicaciones: “se trataba de una forma específica de expresión, un proyecto bien definido de diseño interior, y no de una serie de indicaciones abstractas que pudieran modificarse según los diferentes contextos de uso, es decir, las diferentes estructuras en las que se insertan los componentes individuales” (página 13 de la sentencia).

Se abre, desde luego, una interesante vía de protección para aquellas marcas que deciden invertir en diseño para conseguir una imagen fuertemente diferenciada. En la Unión Europea, la vía del diseño industrial parece la más natural a la hora de proteger la apariencia de un establecimiento comercial, especialmente cuando se trata del conjunto que conforman sus mostradores, escaparates, decoración interior… No obstante, el diseño industrial exige que la marca haya hecho los deberes procediendo a registrar el diseño ante la oficina correspondiente (ej. EUIPO u OEPM, entre otras). La marca cuenta con un plazo de un año desde que hizo público el diseño, por lo que, pasado este plazo sin registro, la protección frente a la copia exige la búsqueda de vías alternativas. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios da incluso una segunda oportunidad a los más perezosos, concediendo protección a los diseños no registrados durante un plazo de tres años desde que se hicieron públicos.

Lo que nos viene a decir Cofemel, y ahora el Tribunal Supremo italiano, es que en determinadas circunstancias las marcas también podrán recurrir a la normativa de propiedad intelectual para proteger el diseño de sus establecimientos comerciales. Pero, ¿qué circunstancias son esas? Las establecidas por Cofemel: la existencia de una obra y la originalidad de la misma.

Eva Golmayo

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual