Lo “gratis” está de moda y el titular de la marca española que la registró de enhorabuena. El Tribunal Supremo confirma que la marca no fue registrada de mala fe en España, pese a conocer su titular la existencia de las marcas anteriores turcas:
Las marcas turcas no habían sido usadas en el mercado español, lo que impedía que pudieran considerarse como notoriamente conocidas en España. Sin embargo, quedó probado en el juicio que las mismas no le eran desconocidas al demandado, ya que él mismo suministraba productos a la empresa turca desde 2011.
De ahí que exista tal similitud entre la marca española registrada por el demandado y las turcas. Difícilmente podría pensar alguien que el registro de la marca española fue fruto de la casualidad cuando el tipo de letra empleado, el “bocadillo” y la combinación de colores son prácticamente idénticos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado que el registro no se realizó de mala fe (Sentencia 3963/2020, de 23 de noviembre). Y lo respalda con los siguientes argumentos:
- El principal argumento es que la titular de las marcas turcas no acreditó su intención de expandirse al mercado español. De lo que concluye el tribunal que no hay aprovechamiento de la notoriedad de las marcas del demandante, en beneficio del demandado, por cuanto las primeras eran totalmente desconocidas en España cuando se solicitó la marca española.
- También se argumenta que el registro no fue especulativo por cuanto el demandado no la registró para venderla a terceros, sino para explotarla por sí mismo en determinados corners, como el de la fotografía.
- Por último, se sostiene que el demandado no tenía la intención de bloquear la entrada de las marcas turcas en España.
Pues bien, aquí debemos discrepar. Resulta difícil pensar que no se está obstaculizando la entrada de la marca turca con el siguiente signo:
cuando se ha solicitado en España el registro de este signo:
Resulta notorio que ambas marcas no podrían convivir en el mismo territorio puesto que el riesgo de confusión sería más que evidente. Lo que conllevaría que la Oficina Española de Patentes y Marcas pudiera denegar el registro del signo al titular turco.
Por ello, por injusto que pudiera parecernos, lo cierto es que el titular de la marca española goza de derechos exclusivos en España sobre la misma.
Este asunto, que puede parecernos curioso e incluso que roza la picaresca de un distribuidor avispado, no resulta baladí. Recordemos, entre otros, el caso de la marca americana de cosmética “MAGIC MINERALS”, cuyo titular tuvo que oponerse a la solicitud de la marca de la Unión Europea “MINERAL MAGIC” presentada por su distribuidor británico. Al igual que sucedía con el primer supuesto, las similitudes entre las marcas no respondían al azar, ya que el solicitante de la marca de la Unión Europea era el distribuidor de la marca americana.
Sin embargo, en este caso, el distribuidor no registró la misma marca, sino que cambio el orden de los términos. Este hecho ha llevado el asunto hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asi, en sentencia de 11 de noviembre de 2020 (c-809/18), se ha resuelto que lo que pretende la norma es proteger al titular prioritario, tanto cuando las marcas sean idénticas, como cuando la marca solicitada por el agente o representante sea similar.
Y entonces nos surge la siguiente duda: ¿cuándo estamos ante un agente o representante? Según el citado tribunal europeo cuando exista entre las partes “una relación de confianza que imponga al solicitante de la marca una obligación general de confianza y de lealtad” con respecto a los intereses del titular de la marca anterior.
Esta interpretación amplia nos debería dejar más tranquilos. Sin embargo, recientemente nos hemos encontrado con una empresa española que ha visto cómo su marca había sido registrada en Arabia Saudí por su distribuidor en dicho territorio. Ya no estamos en el ámbito de la Unión Europea, por lo que la cosa se complica puesto que la empresa española no tiene pruebas del uso o conocimiento notorio de su marca en el mercado saudí, ya que acaba de entrar en dicho mercado. Tampoco puede registrar su marca porque la solicitud de su distribuidor se la bloquearía.
¿Qué hacer? No panic! La solución al problema pasa por contactar con un buen experto en derecho de marcas en dicho país para que nos ayude a defender una situación que se antoja injusta pero que, tal vez, tengamos que asimilar que, en determinados supuestos, es lícita. Por eso, a veces, lo gratis sale barato.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
