La industria cosmética en España es un claro ejemplo de innovación y competitividad. De acuerdo con la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), España genera alrededor del 36% de las patentes europeas de la industria. Las empresas de este ámbito invierten entre el 3,4% y el 5% de su facturación en I+D+i, un porcentaje que está muy por encima de otros sectores, como la automoción (2,4%), la química (1,1%) o la alimentación (0,5%).
Pero, ¿cómo protegen estas compañías sus productos innovadores? Las invenciones se protegen a través del sistema de patentes y modelos de utilidad o por medio del secreto empresarial. Cada vía tiene sus pros y sus contras. Incluso es posible -y frecuente- que se utilicen ambas para proteger aspectos diferentes de la tecnología presente en un mismo producto cosmético.
El secreto empresarial protege información secreta como, por ejemplo, una fórmula o un método de fabricación, que tiene un valor real o potencial para su titular por ser secreto y respecto de la que se han tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Su titular, si cumple estos requisitos, tendrá un monopolio de facto que durará de forma indefinida hasta que el secreto deje de serlo.
Por el contrario, el sistema de patentes y modelos de utilidad exige divulgar la invención. A cambio de hacerlo, y siempre y cuando se reúnan los requisitos sustantivos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), las oficinas de patentes concederán una patente o modelo de utilidad, en su caso, que otorga a su titular un monopolio legal para explotar la invención durante un periodo limitado (en la mayoría de los países este plazo será de 20 años en el caso de las patentes y de 10 años en el caso de los modelos de utilidad, a contar desde la fecha de solicitud).
Hasta los años 60 la mayoría de empresas en España protegían sus cosméticos innovadores a través del secreto empresarial, pero desde entonces, el cambio cultural ha sido extraordinario y cada vez vemos más solicitudes de patentes en este sector.
¿Qué ventajas y desventajas proporciona cada vía de protección?
La principal ventaja del secreto empresarial, es que el monopolio no está limitado temporalmente, sino que dura de forma indefinida mientras se mantenga el secreto. Asimismo, al ser un derecho de carácter extra-registral no conlleva gastos de registro. La principal desventaja frente al sistema de patentes, es que el secreto empresarial no protege contra el desarrollo independiente. Esto significa que, si otra persona llega de forma lícita a la misma invención, ya sea casualmente o por ingeniería inversa (siempre y cuando no esté contractualmente prohibido), por ejemplo, analizando los componentes del cosmético una vez que se haya lanzado al mercado, no se le podrá prohibir que también la explote. Por tanto, si no se puede llegar a la invención a través de la ingeniería inversa y no existen razones para pensar que la competencia está desarrollando algo similar, es una alternativa de protección interesante.
Las patentes y modelos de utilidad sí protegen contra los desarrollos independientes posteriores, ya que el monopolio para explotar la invención se concede únicamente al primero en solicitar el derecho. Por ello, si hay razones para creer que los competidores están desarrollando invenciones muy similares o si es posible llegar a la invención por ingeniería inversa, la mejor opción es adelantarse y optar por proteger la invención a través de una patente o un modelo de utilidad. Por otro lado, es innegable que contar con una cartera de patentes y modelos de utilidad contribuye a crear una buena imagen de la empresa. Por último, cabe recordar que al ceder o licenciar una patente o modelo de utilidad es posible acogerse a ciertos beneficios fiscales, siempre y cuando se cumplan otros requisitos que exige la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (nos referimos al régimen conocido como patent box, regulado en el artículo 23 de dicha norma).
La principal desventaja frente a la protección por secretos empresariales reside en su duración limitada en el tiempo y en el riesgo de divulgar una invención a la que finalmente no se le conceda ninguna protección. Recordemos que las solicitudes se publican, lo que implica renunciar automáticamente a la protección por secreto empresarial y, si finalmente la patente o el modelo de utilidad no llegan a concederse, ya no habrá posibilidad de proteger la tecnología por ninguna de las vías.
¿Se pueden licenciar a terceros estos derechos?
Sí, tanto los secretos como las patentes y modelos de utilidad pueden licenciarse a terceros. Aunque la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019 de Secretos Empresariales, prevé esta posibilidad expresamente, muchas empresas siguen siendo reticentes a hacerlo, por temor a que el secreto termine saliendo a la luz y a no contar con herramientas eficaces para conseguir la cesación de la violación y reclamar los daños y perjuicios sufridos. A este respecto, cabe destacar que la nueva Ley de Secretos Empresariales ha dotado a los titulares de herramientas jurídicas más eficaces para luchar contra la obtención, utilización y la revelación ilícita de secretos. No obstante, el éxito de la acción judicial entablada dependerá, en gran parte, de las medidas que el titular del secreto haya adoptado previamente a la violación sufrida para proteger dicha información confidencial. Por ello, es muy recomendable que las empresas cuenten con cláusulas de confidencialidad adecuadas en los contratos con empleados, directivos y terceros colaboradores, implementen medidas de ciberseguridad eficaces, documenten correctamente los procesos inventivos y formen a sus empleados en materia de confidencialidad.
Como hemos visto, son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir cómo proteger los resultados de la I+D+i. Habrá que plantearse desde un principio las siguientes preguntas: ¿qué conviene patentar y qué mantener en secreto?, ¿se puede llegar a la invención por ingeniería inversa?, ¿es probable que los competidores lleguen al mismo resultado en breve?, ¿está previsto que se licencie la tecnología a terceros?, ¿la tecnología puede quedar obsoleta en el corto plazo?, ¿cuenta la empresa con políticas de confidencialidad adecuadas?, ¿debemos proteger la invención mediante patente o modelo de utilidad?
Para solventar estas cuestiones, es fundamental contar con un buen equipo de profesionales que pueda asesorar a las empresas innovadoras a trazar una estrategia que optimice la explotación de sus resultados.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
