En el contexto actual el uso de nombres de dominio es fundamental para que los consumidores de cualquier parte del mundo puedan acceder a los productos y servicios de las empresas en Internet. Permiten a las empresas promocionar su imagen de marca y conectar con la comunidad que les rodea. Los nombres de dominio son una valiosa forma de identidad y por eso están expuestos a usos fraudulentos. Pero, ¿cómo actuar ante usos no adecuados? Lo vamos a ver.
Cuando iniciamos cualquier negocio, una de las primeras cosas que elegimos es el nombre que te va a identificar en el mercado y que, si hacemos los deberes correctamente, registraremos como marca (ver artículo relacionado aquí). Este análisis preliminar tiene que ir más allá y revisar, por ejemplo, si la marca que hemos elegido también está disponible como nombre de dominio. Olvidar este paso puede tener consecuencias muy negativas. Imaginemos, por ejemplo, que una vez realizada toda la campaña de marketing y haber salido al mercado, nos damos cuenta de que el nombre de dominio está ya registrado a favor de un tercero. Una sorpresa nada grata…
¿Qué ocurre cuando este escaparate al mundo es titularidad de un tercero ajeno a la empresa?, o, peor, ¿qué ocurre cuando un tercero, de forma deliberada, registra un nombre de dominio para obtener una “recompensa” por parte de su legítimo titular o simplemente para utilizarlo de mala fe o suplantar la identidad para desviar tráfico de usuarios? Estos problemas pueden tener una gran repercusión en la estrategia de marca y afectar a la credibilidad en el mercado. Afortunadamente, existen varias herramientas que nos pueden servir de ayuda a la hora de combatir estos usos fraudulentos.
En primer lugar, se debe valorar la posibilidad de iniciar un procedimiento de recuperación de dominios ante un organismo autorizado. Por ejemplo, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, o Autocontrol cuando estemos ante un dominio .es. Lo que nos permiten los reglamentos respectivos es solicitar la cancelación del nombre de dominio o solicitar que se nos transfiera su titularidad. Son tres los requisitos que el reclamante debe probar:
- El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de poder confundirlo con un derecho previo titularidad del solicitante;
- El titular del dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto a este; y,
- El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. Por ejemplo, cuando el propósito principal del registro es venderlo, si se ha registrado con un ánimo obstruccionista, si se utiliza para atraer tráfico y obtener beneficios o para confundir a los consumidores sobre los productos o servicios ajenos.
La posibilidad de acudir a estos mecanismos cuasi-arbitrales no impide que, además, se pueda acudir a los tribunales ordinarios. Así, en España el titular de una marca registrada podrá iniciar un procedimiento judicial por infracción de marca, tal y como prevé el artículo 34 de la Ley de Marcas al prohibir que un tercero, sin consentimiento del titular, utilice en el tráfico económico un signo idéntico o confundible con aquel que se encuentra registrado como marca “en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.
Aun cuando contamos con la anterior previsión, los tribunales españoles no tienen un criterio unánime ante el registro y uso de nombres de dominios por terceros. Así, el Tribunal Supremo, en su sentencia 302/2016 de 9 de mayo de 2016, analiza la posible infracción del signo “dya” por el nombre de dominio www.dyasl.es concluyendo que no existía identidad denominativa, gráfica y conceptual y que el uso de las letras “sl” excluía el riesgo de confusión en el consumidor. En sentido contrario, la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia 410/2017, de 20 de octubre de 2017, concluyó que el registro del nombre de dominio www.accionistascaixabank.com infringía los derechos marcarios de Caixabank no pudiendo incluso ampararse el uso en las denominadas “prácticas leales” pues, “para facilitar información crítica y alternativa sobre la situación de los accionistas de CAIXABANK no es necesario ni imprescindible el uso del signo “accionistascaixabank”, permitiendo “relacionar directamente su contenido con las actoras cuando esa relación no es cierta”.
Finalmente, también se podría acudir a la normativa represora de la competencia desleal ya que, el registro de un nombre de dominio de mala fe se podría encuadrar dentro de una actividad obstaculizadora, de engaño a los consumidores o, incluso, de aprovechamiento de la reputación ajena. Esto ha sido analizado en la reciente sentencia 431/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 12 de marzo de 2021, abriendo así una nueva posibilidad ante el registro y uso ilícito de nombres de dominio.
La empresa afectada en este caso era Tus Media, S.L., entidad titular de varios portales de Internet entre los que se encuentra www.tusclasesparticulares.com. El demandado, Superprof, S.A.S., había registrado www.tusclasesparticulares.es, un dominio idéntico que cambiaba solo en el código país (.com vs .es). Ambas empresas ofrecían servicios de búsqueda de clases particulares. En este caso, el demandante acreditó que al realizar una búsqueda en Google con el término “tusclasesparticulares”, aparecía el sitio de Superprof, S.A.S. con el siguiente contenido:
La Audiencia Provincial de Barcelona da una de cal y otra de arena. Por un lado, considera que los nombres de dominio “no constituyen un derecho de propiedad intelectual/industrial, ni atribuye a su titular un monopolio ni derecho de exclusiva alguno”. Y, por ello, en ausencia de marca registrada, la demandada Superpof tenía derecho a adquirir este segundo nombre de dominio www.tusclasesparticulares.es ya que tiene una extensión diferente, sin que la demandada tenga posibilidad alguna de prohibírselo ni mucho menos de reivindicar su titularidad.
Pero, por otro lado, afirma que el uso de un nombre de dominio ha de hacerse de acuerdo con prácticas leales, no tratando de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los servicios. Entiende la Audiencia que Superprof estaba haciendo un uso engañoso del nombre de dominio www.tusclasesparticulares.es, confundiendo al usuario final sobre la empresa responsable de prestar los servicios en cuestión. ¿Por qué? Porque al afirmar que “¡TusClasesParticulares se convierte en Superprof!” se estaba en cierto modo desviando el tráfico ganado por Tus Media, S.L. a través de su nombre de dominio www.tusclasesparticulares.com. A la luz de lo anterior, la Audiencia concluye que estamos ante un acto de engaño prohibido por el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal y, simultáneamente, ante un acto de aprovechamiento desleal de la reputación ajena en los términos previstos por el artículo 12 de la referida ley.
En conclusión, antes de iniciar cualquier actividad ha de realizarse una búsqueda para confirmar que el nombre con el que nos identificaremos en el mercado vamos a poder usarlo en toda su extensión, evitando sorpresas inesperadas. Esta búsqueda incluye tanto la disponibilidad de los nombres de dominio correspondientes como de los perfiles en redes sociales e, incluso, de las aplicaciones que se comercializan a través de los principales proveedores de apps, como App Store o Google Play. Siempre es mejor prevenir e intentar asegurar que nuestra marca cuenta con el margen necesario también en Internet, aunque, como acabamos de ver, también existen herramientas que nos pueden ayudar a defender nuestra identidad en aquellos casos en que terceros hayan okupado nuestros dominios.
Beatriz Ganso
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
