Ante una posible oposición de un tercero, es necesario contar con pruebas suficientes para acreditar el uso de la marca prioritaria con documentación que avale su presencia en el mercado con un propósito comercial real.

Como dice el proverbio, “la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo”. En el caso de una marca que lleve más de cinco años registrada la exigencia es mayor que la de la mujer del César, ya que, para mantener su protección, debe estar en uso, parecerlo… y tener capacidad de demostrarlo.

Para titulares de marcas que lleven concedidas más de cinco años, es crucial tener en cuenta que, a la hora de hacerla valer, hay que prever la posibilidad de que el contrario solicite prueba de uso de la marca prioritaria en el marco del procedimiento de oposición o, más arriesgado aún, que contraataque instando su caducidad.

En algunas ocasiones, si bien el titular de la marca prioritaria está haciendo uso de ella, nos encontramos que, por razones diversas, puede tener dificultades para obtener prueba válida y suficiente, por lo que, antes de impugnar una marca de un tercero con base en un registro previo que se encuentre bajo obligación de uso, nos debemos asegurar de que, llegado el caso, tengamos acceso o capacidad de recopilar la prueba de uso que sería necesario aportar.

Las dos preguntas que se hace el titular de la marca sujeta a prueba de uso son las siguientes:

  • ¿Qué considera la EUIPO prueba de uso válida?
  • ¿Qué volumen de prueba es necesario aportar?

Con arreglo al artículo 10.3 del Reglamento europeo de marca comunitaria (EUTMDR, por sus siglas en inglés), las indicaciones y pruebas necesarias para la prueba del uso deben referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca del oponente para los productos y servicios de que se trate.

Estos requisitos de la prueba del uso son cumulativos, por lo que el titular de la marca está obligado a probar cada uno de ellos:

  1. Se refiere al territorio en el que la marca se encuentra registrada. Si se trata de una marca nacional, la prueba se referirá al país en cuestión. Si se trata de una marca de la Unión Europea, para que el uso se considere efectivo, no es necesario que la marca se haya utilizado en una parte sustancial de la Unión, sino que es posible que el uso haya tenido lugar en el territorio de un único Estado miembro. De acuerdo con las Directrices de la EUIPO, “el Tribunal General ha declarado en numerosas ocasiones que el uso de una marca comunitaria en un único Estado miembro (por ejemplo, en Alemania, en España o en el Reino Unido), o incluso en una única ciudad de un Estado miembro de la Unión Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del alcance territorial”, teniendo en cuenta la intensidad del uso y las características de los productos o servicios de que se trate.

 

  1. Se refiere al período de tiempo durante el que debe demostrarse el uso y se calcularía en cinco años hacia atrás a partir de la fecha de presentación de la marca impugnada o de su fecha de prioridad si la reivindica. Por lo tanto, la prueba aportada debe estar fechada dentro del periodo relevante, siempre que la naturaleza de la prueba lo permita. Es decir, si se aporta publicidad en prensa, debe mostrarse la fecha en que dicha publicación tuvo lugar, o si se trata de presencia en una feria, deben aportarse pruebas de que dicha feria tuvo lugar en el periodo indicado, con el fin de dar cumplimiento al requisito de demostrar el momento en que tuvo lugar el uso.

 

  1. Este es el requisito que más escollos encuentra a la hora de recabar la prueba, ya que se trata de demostrar que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir una posición comercial en el mercado. Esto no significa que el titular tenga que revelar el volumen total de ventas o las cifras de negocio, pero sí debe demostrar que el producto ha sido puesto realmente en el mercado a disposición del consumidor y se han realizado esfuerzos para su comercialización, por lo que la prueba a aportar sería de carácter económico, como facturas e inversión publicitaria.

 

  1. Debe demostrarse que la marca ha sido utilizada como tal, es decir para designar el producto o servicio. La representación de la marca en envases, catálogos, material publicitario o facturas relativas a los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo.

No obstante lo anterior, la suficiencia de prueba en cuanto al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso debe examinarse globalmente, a la vista de la totalidad de las pruebas presentadas. Es decir, que es posible que no toda la prueba esté fechada o que un requisito esté probado con más cantidad de pruebas que otro, pero, en su conjunto, debe desprenderse que la marca se encuentra en uso de acuerdo a los cuatro requisitos, siendo especialmente relevante probar el alcance del uso, ya que, sin esta prueba, no es posible afirmar que el producto o servicio se encuentra en el mercado.

Por regla general, los siguientes elementos son de gran ayuda para el uso probatorio:

  • Fotografías que muestren la marca aplicada en los productos
  • Etiquetas
  • Cajas de embalaje, almacenamiento o transporte
  • Folletos, listas de precios, etc.
  • Papelería de la empresa
  • Facturas
  • Memorias anuales
  • Estudios de mercado
  • Fotografías de stands de ferias y similares
  • Publicaciones de prensa independientes
  • Notas de prensa
  • Extractos de publicidad (impresa, en línea, en televisión, etc.);
  • Fotografías de vehículos o propiedades de la empresa que lleven la marca
  • Extractos de sitios web

En cuanto al volumen de prueba, es decir, la cantidad de elementos para probar cada uno de los requisitos, de acuerdo con las Directrices de la EUIPO, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado de prueba del uso efectivo.

El Tribunal de Justicia ha indicado que no es posible fijar por adelantado la cantidad de prueba exigida para determinar si el uso ha sido efectivo o no. Por lo tanto, no existe un mínimo fijado que establezca un nivel de uso necesario para que sea «efectivo».  Aunque debe demostrarse un grado mínimo de uso, lo que se considera el mínimo suficiente depende de cada caso, especialmente del producto o servicio de que se trate. Por ejemplo, dependiendo del tipo de producto, no se puede exigir la misma cantidad de productos comercializados a coches de lujo que a cajas de galletas. Y dependiendo del público relevante, no se mide de igual manera tubos de pasta de dientes que medicamentos oncológicos, siendo los primeros productos de gran consumo al público en general y los segundos productos vendidos a profesionales médicos muy específicos.

La regla general es que, cuando queda demostrado que existe un propósito comercial real, incluso un uso mínimo de la marca podría ser suficiente, dependiendo de los productos y servicios y del mercado de referencia.

Natalia Ruiz Gallegos

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues