El Tribunal General de la Unión Europea ha denegado el registro de la marca figurativa ‘Gullón Twins Cookie Sándwich’ por entender que Gullón estaba obteniendo una ventaja desleal de la marca tridimensional anterior que protege la forma de la galleta de Oreo.

En este caso T-677/18, el Tribunal General resuelve el recurso planteado por Galletas Gullón contra la decisión de Sala de Recurso de la EUIPO por la que se denegaba el registro de la siguiente marca figurativa, tras la oposición planteada por Intercontinental Great Brands, LLC, con base en la marca figurativa que protege la marca Oreo.

 

El Tribunal General analiza si la marca de Gullón está o no incursa en la prohibición relativa de registro del artículo 8.5 del Reglamento de Marca de la Unión Europea, es decir, si la marca tridimensional Oreo es renombrada y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada, Gullón pretende obtener una ventaja desleal del renombre de la galleta Oreo. Para ello, Gullón alega lo siguiente:

  • La marca Oreo tridimensional no es distintiva, ya que reproduce una galleta de sándwich para galletas.
  • No es renombrada, por cuanto lo que los consumidores reconocen es la marca ‘Oreo’, pero no una galleta tridimensional. Además, el uso de la forma del producto en materiales promocionales o envases no es suficiente para otorgar renombre.
  • No existe una similitud entre la solicitud de marca realizada por Gullón y la galleta Oreo ya que los elementos similares -la forma de la galleta sándwich- son genéricos, distinguiéndose en los elementos dominantes “twins”, “gullón” y “oreo”.
  • No ha quedado probado el perjuicio causado a la marca Oreo, ya que lo que no pueden pretender es tener un monopolio sobre la forma del producto consistente en una galleta de sándwich.

La finalidad del referido artículo 8.5 del Reglamento de Marca de la Unión Europea es proteger el valor económico intrínseco de las marcas que, gracias al uso intensivo y a las inversiones realizadas por su titular, hayan alcanzado un estatus excepcional en el mercado, es decir, hayan alcanzado la categoría de marca renombrada. Para beneficiarse de la protección que el reglamento confiere a las marcas renombradas el titular debe acreditar tres requisitos acumulativos:

  • La identidad o la similitud de las marcas en conflicto, no exigiéndose un riesgo de confusión o asociación, sino simplemente en establecimiento de un vínculo entre ambos signos por el público relevante;
  • El renombre de la marca anterior; y
  • La existencia de un riesgo de que, con el uso sin justa causa de la marca solicitada, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del nombre de la marca anterior o de que ese uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.

Dicho lo anterior, el Tribunal General en su decisión confirma la distintividad de la forma de la galleta, la similitud entre los signos en conflicto y el renombre de la marca anterior, concluyendo que la galleta tridimensional Oreo es conocida por una parte significativa del público destinatario de los productos.

Cumplidos los anteriores requisitos, el Tribunal General vuelve a analizar si existe o no justa causa en el uso realizado por Gullón con el objeto de determinar si se trata de un caso de “parasitismo” o “free-riding”. Para ello, en primer lugar, confirma que los consumidores entenderán:

  • que existe un vínculo entre ambos signos al coincidir en sus elementos figurativos;
  • que la galleta Oreo goza de renombre;
  • que existe identidad en los productos –galletas-; y
  • que los canales de distribución son idénticos, pudiendo aparecer ambos productos en el mismo lineal del supermercado.

En segundo lugar, confirma la deslealtad del uso de la galleta tridimensional por parte de Gullón, ya que está empleando un signo semejante a la marca renombrada anterior, para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y así obtener una ventaja mediante la explotación del esfuerzo comercial realizado por Oreo para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Concluyen, por tanto, que no existe justa causa que ampare el uso de la marca solicitada por parte de Gullón.

El caso es relevante porque ofrece pautas adicionales para determinar no sólo cuándo una marca tridimensional es renombrada, sino también cuándo ha de apreciarse que estamos ante un caso de explotación desleal de la reputación de marca ajena que permitiría prohibir su acceso al registro, e incluso su uso, en un eventual procedimiento de infracción de marca. Las batallas en las galletas son continuas, si no que se lo digan a la Flor Burgalesa y Artiach en su litigio por el uso de los “dinosaurios”. Si queréis ver nuestro comentario al respecto, podéis acceder aquí.

Beatriz Ganso

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues