El sistema marcario español cuenta con un nuevo medio de defensa: la prueba de uso. Este cambio supone que el solicitante de una marca puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. De esta manera, si no se prueba el uso, la oposición con base en ese signo no será tenida en cuenta.
Su incorporación ha tenido lugar tras la trasposición de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, al derecho español, estando ahora regulado en el artículo 21 de la nueva versión de la Ley 17/2001 de Marcas (LM).
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se muestra muy optimista ante este nuevo instrumento de defensa puesto que
- permitirá eliminar monopolios injustificados evitando que signos que no se están utilizando en el mercado impidan el registro de otros nuevos y,
- permitirá solventar en vía administrativa cuestiones que antes quedaban únicamente amparadas por la vía judicial. Para ello, acaba de publicar un Manual Informativo sobre Prueba de Uso cuyos aspectos más importantes pasamos a resumir a continuación.
- ¿Qué solicitudes pueden pedir la prueba de uso?
Aquellas solicitudes que hayan sido presentadas al registro a partir del 1 de mayo de 2019 (inclusive).
- ¿Quién puede solicitar la prueba de uso?
El solicitante de una marca que haya sufrido una oposición. Ello implica que la OEPM, al tener un papel imparcial, no puede comprobar de oficio si la marca anterior ha sido efectivamente usada y tampoco puede sugerir o informar al solicitante marcario esta vía de defensa.
- ¿Qué marcas deben probar el uso?
Aquellas marcas anteriores en las que se haya basado una oposición siempre que las mismas lleven registradas más de cinco años.
Recordemos que el artículo 39 de la LM establece que los titulares de los signos distintivos están obligados a usar los signos de manera efectiva en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro.
- ¿Desde cuándo se calcula el plazo de obligación de uso?
Ello depende de la modalidad del signo del oponente:
- ¿Qué se entiende por “uso efectivo”?
El uso efectivo supone que la marca se debe haber empleado de manera suficiente para cumplir con su función esencial indicadora del origen empresarial, esto es, distinguir los productos y/o servicios para los cuales está registrada.
- ¿Cómo se determina que ha habido uso efectivo?
Se tienen en cuenta los siguientes cuatro factores:
Lugar
Se debe demostrar el uso en el territorio para el cual está protegida la marca, lo cual no implica que tenga que ser la totalidad del territorio sino que, dependiendo del caso concreto, bastará con el uso en parte del territorio. Como peculiaridad, la LM (artículo 39.3.b) considera que existe uso efectivo cuando se emplea la marca en productos exclusivamente destinados a la exportación.
Tiempo
Debe probarse que la marca ha sido empleada dentro del periodo de cinco años previo a la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada. No se exige un uso continuado total durante el periodo de los cinco años, sino que el uso no se haya suspendido durante más de cinco años.
Alcance
El oponente debe acreditar la magnitud del uso de la marca. Para ello se tiene en cuenta, entre otros, el volumen comercial, la frecuencia de actos de uso, la duración de los actos o la intensidad de uso.
Naturaleza del uso
La prueba debe acreditar que la marca se ha empleado en la misma representación y para los mismos productos y/o servicios que consten en el registro. Para ello servirán imágenes de productos, etiquetas, envases, listas de precios, catálogos o anuncios donde se aprecie la marca. Este uso debe realizarse de forma pública y externa, por lo que no se tendrán en cuenta usos tales como productos de venta interna en la empresa, o material promocional entregado a los empleados.
- ¿Sirve como prueba el uso de la marca de forma diferente a como está registrada?
Sí, siempre que dicha diferencia no altere el carácter distintivo de la marca registrada. Es importante tener en cuenta que debe producir la misma impresión general en los consumidores medios.
- ¿Sirve como prueba un uso parcial de la marca?
Si la marca solo está siendo utilizada para parte de los productos y/o servicios inscritos, solo se tendrán en cuenta en la oposición aquellos cuyo uso sea efectivamente probado.
- ¿Sirve como prueba de uso el uso realizado por terceros?
Sí, y no se exigirá acreditar la relación contractual existente con ese tercero salvo que (i) exista duda por parte de la OEPM o (ii) lo pida el solicitante.
- ¿Cómo es el procedimiento en caso de que se pida prueba de uso?
A continuación, reproducimos un esquema elaborado por la propia OEPM en su manual (p.24):
Eva Golmayo
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues
