A la hora de armonizar la normativa de la UE, se acepta tácitamente una amplia gama de interpretaciones al surgir nuevos conceptos. Esto es especialmente cierto en aquellos casos en que el legislador experimenta dificultades para definir los límites del término en cuestión, dada la plétora de situaciones que abarca. Además, la inclusión de estos términos en nuestro ordenamiento jurídico no es una tarea fácil y lidiar con su aparición en el ámbito técnico resulta complejo.
Han pasado tres años desde que se modificara el Código de la Propiedad Industrial portugués (Código PI) para transponer la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, en materia de marcas. Una de las modificaciones más relevantes introducidas en el Código PI fue la inclusión en la lista de motivos de denegación de una solicitud de marca aquellos casos en los que “se reconozca que la solicitud de registro se ha efectuado de mala fe” (artículo 231.6 del Código PI). Los legisladores portugueses se han acogido a la prerrogativa del artículo 4, apartado 2, de la Directiva UE según la cual cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de toda marca solicitada de mala fe.
Portugal siempre ha querido dotar a los titulares de marcas de herramientas para actuar contra terceros que presenten solicitudes de marca de forma abusiva o simplemente para aprovecharse del principio del “primero en solicitar”. De hecho, antes de esta última revisión del Código PI, Portugal permitía oponerse a una solicitud de marca cuando se demostraba que el solicitante solo había presentado su solicitud en un acto de competencia desleal. Sin embargo, Portugal también ha implantado el mecanismo necesario para evitar el registro de marcas de mala fe.
Mala fe
Cuando se debatió la última modificación del Código PI, hubo quien se mostró contrario a incluir la mala fe como motivo de oposición a una solicitud de marca. Sostenían que ello abriría una caja de Pandora y que serían innumerables las oposiciones presentadas por entidades que no fueran titulares de derechos de marca anteriores con el objetivo de retrasar la presentación de nuevas solicitudes de marca de la competencia.
Han pasado tres años desde la entrada en vigor del nuevo Código PI y el número de oposiciones que se presentan por mala fe es reducido. Esto podría deberse sencillamente a que los oponentes desconocen esta “salida” alternativa. No obstante, creemos que la mayoría de las entidades hacen un uso justo y no abusivo del sistema de marcas.
El concepto de marca solicitada de «mala fe» no ha sido especificado en el Código PI, como sí ocurrió en el Reglamento sobre la marca de la UE, que incluyó la mala fe en la lista de situaciones que pueden conducir a la nulidad de un registro de marca. Por lo tanto, la evaluación de la eficacia de esta modificación del Código PI será examinada en última instancia por los tribunales y la Oficina de Marcas en función de si la resolución es favorable o contraria a la solicitud de marca.
Por tanto, aplaudimos y acogemos con agrado la aparición de una sección especializada en el Tribunal de Propiedad Industrial de Lisboa en el asunto 232/21.8YHLSB. Dicho asunto se refería a un recurso presentado por la empresa brasileña Marilan Alimentos, S.A., titular de las marcas PIT STOP para “galletas saladas” (en la clase 30):
contra la empresa portuguesa Officetotal – Foods Brands, Lda., que había presentado una solicitud de marca que cubría exactamente el mismo tipo de productos, con el signo siguiente:
En su sentencia, el Tribunal de Propiedad Industrial de Lisboa aclaró un área nebulosa al afirmar que la “mala fe” debe interpretarse de acuerdo con las sentencias de los tribunales de la UE, en la misma línea que la sentencia del TJUE en el asunto C-371/18. En palabras del Tribunal de Propiedad Industrial, “(…) el TJUE ya ha debido reiterar que [la mala fe] es un concepto independiente del Derecho de la UE y que, dada la necesidad de una aplicación coherente de los regímenes de marcas nacionales y de la UE, debe interpretarse de la misma manera”. El tribunal prosiguió haciendo una referencia directa a los asuntos C-529/07 (Lindt) y T-795/17 (Neymar) aclarando que “la finalidad de la tipificación de la mala fe como motivo de denegación del registro es, por lo tanto, impedir los registros de marcas abusivos o contrarios a las actitudes honestas en materia industrial y comercial”.
Posteriormente, siguiendo con diligencia las directrices que emanan de la jurisprudencia de la UE, el Tribunal de Propiedad Industrial de Lisboa ha esbozado algunos de los factores que deben tenerse en cuenta para evitar el registro de solicitudes de marca que sean fruto de un uso abusivo del sistema de registro de marcas o contrarias a las prácticas leales y honestas. El tribunal dictaminó que es necesario analizar con atención las circunstancias concurrentes en cada caso en el momento de presentación de la solicitud de marca y, en concreto:
– el conocimiento de la existencia de la marca anterior: “el hecho de que el solicitante conozca o deba conocer que un tercero utiliza, al menos en un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede causar confusión con el signo cuyo registro se solicita”;
– la solicitud se presenta con la intención de bloquear el uso de una marca por parte de un competidor: “la intención del solicitante es impedir que ese tercero siga utilizando dicho signo, y el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita”;
– el origen del signo controvertido y su uso desde su creación: “la lógica comercial que subyace a la presentación de la solicitud de registro del signo como marca y la cronología de los hechos que caracterizaron la presentación”;
– la presentación de la solicitud de marca se aleja de los principios éticos y de equidad que siguen otras empresas del mismo sector: “el concepto de no actuar de buena fe se refiere a una motivación subjetiva de la persona que presenta una solicitud de marca, esto es, una intención deshonesta u otro motivo que cause un perjuicio, lo que presupone una conducta alejada de los principios reconocidos como los que deben formar parte de la conducta ética o de las actitudes honestas en materia industrial o comercial”.
Esta sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Lisboa deja poco margen para cuestionar si debe haber una interpretación más local del concepto jurídico de “mala fe” y confiamos en que esto influya en el ritmo de las decisiones que se dicten, no solo por parte de los tribunales, sino también de la Oficina de Marcas.
Creemos que los legisladores portugueses han actuado adecuadamente al abrir la posibilidad de impedir el registro de marcas que no sean resultado del uso leal y lícito de una marca, y que los titulares de marcas disponen ahora de todas las herramientas para proteger mejor su cartera.
Será interesante ver si la experiencia nacional de países como Portugal, que han optado por añadir este motivo de denegación de solicitudes de marca al trasponer la Directiva de marcas de la UE, tendrá un impacto sobre los legisladores de la UE que no lo han incluido en relación con las solicitudes de marcas europeas, sino solo en relación con los motivos de nulidad de los registros de marca.
