La distintividad adquirida es una herramienta poderosa que permite proteger marcas que, de otra manera, quedarían fuera del umbral mínimo de distintividad requerido para poder considerarse tal. Si bien es un proceso que demanda tiempo, estrategia y recursos, es posible hacer de un signo que, en principio, no cumpliría los requisitos necesarios para acceder al registro, una marca con capacidad distintiva invaluable en el mercado.
La distintividad adquirida es un concepto fundamental en el ámbito del derecho de marcas. Se refiere a la capacidad que adquiere un signo que, en sus inicios, carecía de distintividad intrínseca, pero que, debido a su uso intensivo y reconocimiento, logra adquirir el umbral necesario de distintividad. De esta forma, el público pertinente llega a considerar que identifica los productos y servicios reivindicados como procedentes de una empresa determinada. Por lo tanto, el signo pasa a ser apto para funcionar como marca.
La distintividad adquirida no es fácil de demostrar. De hecho, la Oficina de Marcas tanto española (OEPM) como de la Unión Europea (EUIPO) son muy exigentes a la hora de valorar la posibilidad de reconocer que el signo ha adquirido distintividad.
Además de la inversión y el tiempo necesarios para construir la distintividad, las empresas deben estar preparadas para demostrarlo a través de pruebas contundentes, siendo clave para ello la prueba que provenga de entidades independientes, es decir, que sean imparciales a la hora de proporcionar ciertos datos.
EUIPO, en sus directrices, divide la prueba en dos bloques: prueba directa y prueba secundaria.
La prueba directa suele ser el medio de prueba más relevante y puede consistir en:
- encuestas
- estudios de mercado
- declaraciones de asociaciones comerciales y profesionales independientes o de autoridades públicas.
Por otro lado, las pruebas secundarias apoyan las pruebas directas y pueden consistir en:
- cifras de ventas
- facturas
- revistas
- catálogos
Si bien la prueba secundaria es muy relevante y de enorme valor para el conjunto de la prueba, es crítico aportar prueba directa. Esta es la definitiva a la hora de demostrar con hechos incontestables que el signo ha adquirido distintividad desde antes de la fecha de su solicitud como marca. Esto puede ser avalado por estudios de mercado y encuestas cuyos resultados son contundentes, así como por declaraciones de asociaciones y profesionales relativas al conocimiento del signo entre los consumidores, hasta el punto de que se asocie con los productos o servicios ofrecidos por su titular.
Como ejemplo de una marca que pudo demostrar su distintividad adquirida por el uso, podemos mencionar el caso de la Marca de la Unión Europea nº 3071305 de JULIUS SÄMANN LTD en la clase 5 “ambientadores” (decisión de la Primera Sala de Recursos 20/05/2021, R 1222/2020-1, SHAPE OF A TREE SILHOUETTE (3D), en relación con la acción de nulidad No 27 682 C).
Julius Sämann inventó en 1952 el ambientador de papel con forma de árbol estilizado, cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen ahora a JSL (Julius Sämann Ltd.).
Su titular aportó copiosa prueba demostrando una exposición muy antigua de los consumidores de la Unión Europea a la marca. Por ejemplo, entre 2013 y 2017 se vendieron aproximadamente 42 600 000 unidades en el Reino Unido, 30 000 000 unidades en Francia, 1 000 000 en España y Grecia, 4 000 000 en Croacia y 3 400 000 en Portugal. Como dato curioso, se aportó prueba de la presencia de la marca en varias series de televisión emitidas en todo el ámbito de la Unión Europea, como Blue Bloods, Bones, Breaking Bad, Chicago Fire, Criminal Minds, CSI, Defiance, Dexter, Everwood, Gilmore Girls, Grey’s Anatomy, Law & Order, Lost, NCIS, Numb3rs, The Simpsons y The Walking Dead.
La Sala de Recursos concluyó que “las pruebas aportadas en su conjunto, las estrategias de comercialización similares a través de licenciatario, la presencia del signo impugnado en todos y cada uno de los Estados miembros, los materiales publicitarios y los volúmenes de ventas, y la forma y la duración del uso, demuestran que el consumidor medio de la UE que utiliza ambientadores reconoce sin duda la forma impugnada. Por lo tanto, la División de Cancelación consideró acertadamente que el titular ha logrado demostrar que, entre la fecha de registro del signo controvertido y la presentación de la presente solicitud de nulidad, la marca había adquirido carácter distintivo en la UE”.
Un caso similar fue el de la marca de la UE nº 11571866 ICLOUD de Apple Inc., denegada en principio en las clases 38, 39 y 45 y parte de los productos y servicios en las clases 9, 16, 35, 41 y 42 (decisión de la Segunda Sala de Recursos 05/12/2016, R 57/2016-2, ICLOUD), en la que la prueba aportada fue contundente a la hora de demostrar la intensidad del uso y reconocimiento de la marca ICLOUD por parte de los consumidores para productos y servicios de Apple, Inc.: “Si se examinan las pruebas en su conjunto, los documentos presentados demuestran ampliamente el hecho de que el signo «ICLOUD» se ha utilizado sistemáticamente como marca en relación con programas informáticos de almacenamiento de datos, recuperación de información y servicios informatizados de almacenamiento, y recuperación de datos y servicios relacionados de almacenamiento en la nube que ofrecen servicios integrados de copia de seguridad y sincronización en línea para dispositivos Apple, incorporados en iPhones, iPads y Mac, pero a los que también se puede acceder en PC con Windows. Este puede verse claramente en la declaración como testigo de Thomas R. La Perle, el consejero de Propiedad Intelectual de la empresa demandante, junto con documentos que muestran, entre otras cosas, comunicados de prensa, cifras de ventas y gastos de publicidad relativos a la familia de marcas con prefijo «I» de la recurrente, que acreditan la notoriedad de esta serie de marcas, y que, a su vez, son corroborados por las declaraciones de terceros. Además, los informes de las encuestas realizados muestran que más del 50% del público pertinente en el Reino Unido, Irlanda y Malta asocia la marca impugnada con una única empresa y que más del 80% identifica esta única empresa como la demandante”.
En conclusión, la distintividad adquirida es una herramienta eficaz que permite proteger marcas que, de otro modo, no alcanzarían el nivel mínimo de distintividad necesario para ser consideradas como tales.
