¿Puede una marca de relojes renombrada impedir la protección de otra marca idéntica o similar para otro tipo de productos como, por ejemplo, cosméticos? La posibilidad de que el consumidor asocie productos a una determinada marca es mayor cuando se trata de marcas renombradas. Sin embargo, hacer valer el renombre de estas marcas o para otros productos no siempre es fácil y exige hacer un análisis caso a caso.
Los principios que rigen el ámbito de protección de una marca son el de territorialidad y el de especialidad. Sin embargo, las lindes del principio de especialidad se vuelven borrosas cuando se trata de marcas renombradas, ya que dichas marcas gozan de una protección legalmente reforzada.
Pero, ¿significa esto que una marca renombrada puede extender su estatus e impedir el registro de marcas de terceros para cualquier producto o servicio? No es así, ya que es necesario demostrar que el consumidor, al encontrarse con la marca impugnada, la asociaría con el signo anterior, es decir, que establecería una “asociación mental” entre los signos incluso respecto a productos diferentes.
Por lo general, las oficinas de marcas son conservadoras a la hora de admitir la existencia de dicha asociación mental, pero, poco a poco, comienzan a rendirse a la realidad del mercado en casos en los que los productos, aunque sean teóricamente distintos y difieran en cuanto a su naturaleza, compartan ciertos puntos de conexión que, en algunos sectores, son suficientes para que el consumidor los asocie, siendo los factores relevantes para encontrar similitud entre los productos, la naturaleza, el destino, el modo de uso y los canales de distribución.
Un ejemplo, ofrecido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), es la imposibilidad de conceder la marca CAMPOFRÍO para “bebidas alcohólicas” de la clase 33, dado su renombre entre los consumidores. La misma línea ha seguido la EUIPO en los procedimientos que enfrentaban a la marca renombrada para cervezas ESTRELLA GALICIA con marcas de productos alimenticios como ESTRELLA DE CASTILLA en las clases 29 y 35 (procedimiento de oposición B 3 078 542) y ESTRELLA DE MURCIA en las clases 29, 30, 31, 39 (procedimiento de oposición B 2 948 472), en los que la oficina europea concluyó que “resulta razonable suponer que el consumidor, que conoce la marca renombrada, cuando vea la marca impugnada, para productos y servicios relacionados con el sector de la alimentación, recordará inmediatamente la marca renombrada anterior y la relacionará con la solicitada, pudiendo considerarla como una marca derivada de la marca anterior y asociarla”.
En el sector de la moda y del lujo, en el caso de un conflicto entre marcas no renombradas, la postura clásica del examinador sería, por ejemplo, entender que las joyas y los relojes de la clase 14 son distintos de las prendas de vestir y el calzado, ya que la naturaleza y el destino principal de estos productos son diferentes. Se entiende que la función principal de las prendas de vestir es vestir el cuerpo humano, mientras que las joyas, y lo mismo se aplica a ciertas categorías de relojes, se llevan para el adorno personal, indicando incluso que los relojes son instrumentos para medir el tiempo. Lo mismo ocurriría con los bolsos en la clase 18. Por lo tanto, se ha venido entendiendo que no tienen los mismos canales de distribución y no compiten ni son complementarios.
Sin embargo, la realidad del mercado es otra, ya que es cada vez más usual encontrarse con empresas que operan bajo la misma marca en el sector de las prendas de vestir, el calzado, la joyería, la relojería y los complementos, si bien, a la hora de establecer esta conexión, es necesario que se trate de “diseñadores de éxito (económico)”, como indica la decisión de la División de Oposición de EUIPO en el procedimiento B 3 113 689 “DON ALGODÓN v DON ALGODÓN”: “Aunque en la actualidad algunos diseñadores de moda venden también productos para ambientar y accesorios de moda como gafas y joyería, no se trata de algo habitual, sino que solo se da en los casos excepcionales de algunos diseñadores de éxito (económico)“.
En este sentido, señalamos casos como el del procedimiento de oposición B 3 137 885 “ROLEX v DROLEXO” ante la EUIPO, que extendió la reputación de la marca para relojes a productos en la clase 3 (cosméticos) y la clase 24 (textiles de hogar), indicando la División de Oposición que “es innegable que estos productos se venden a menudo como artículos de lujo de diseñadores y fabricantes famosos. Dado que la marca anterior es muy conocida, puede considerarse que los consumidores de relojes de pulsera de lujo establecerán una relación con los productos de cuidado corporal de la demandante, así como con los productos cosméticos de la clase 3 (18/06/2009, R 770/2008 2 y R 826/2008 2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.), § 129; 27/09/2012, T 373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500, § 66), y también con los productos de decoración del hogar/estilo de vida, incluidos los tejidos, de la clase 24”.
En esa misma resolución, la División de Oposición afirmó categóricamente que, “teniendo en cuenta la realidad del mercado, se trata de un ámbito en el que la funcionalidad no es la preocupación exclusiva de los compradores, sino la estética”, otorgando una fuerte conexión entre estos productos.
Por lo tanto, bordear el principio de especialidad no es una tarea tan fácil como pudiera parecer para las marcas renombradas. Lentamente, pero con paso seguro, la jurisprudencia apoya la realidad del mercado en cuanto a sectores que se consideraban diametralmente diferentes, siendo clave la capacidad de demostrar la conexión que se establecería en la mente del consumidor. Dicho ámbito de conexión será más amplio cuanto más fuerte sea el renombre del que goza la marca en cuestión y más demostrable el posible solapamiento entre los sectores comerciales.
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues
