Cuando analizamos una cartera de derechos de propiedad industrial es habitual que junto con las marcas aparezcan nombres comerciales. La finalidad de estos activos es parecida, pero no idéntica, por lo que es esencial tenerla en cuenta y diseñar una buena estrategia de protección de cara a hacer valer los derechos sobre estos signos frente a terceros.

Es bastante frecuente que durante la revisión de la cartera de derechos de propiedad industrial de un cliente nos encontremos con signos distintivos protegidos en España bajo la modalidad de nombres comerciales y no bajo la modalidad de marcas. Lo primero, pues, es distinguir correctamente ambas figuras.

La marca es un signo distintivo que identifica en el mercado los productos o servicios de una empresa y los diferencia de los de sus competidores, mientras que el nombre comercial identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Además, es importante tener en cuenta que el nombre comercial no equivale a denominación social.

El nombre comercial es una figura que recoge la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Ley de Marcas) y que ya era reconocido como modalidad de signo distintivo en la ley anterior a esta. No obstante, la regulación actual del nombre comercial ha aproximado este signo distintivo a la figura de la marca incluyendo la aplicación en esta modalidad de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Al igual que la marca, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante el registro válidamente efectuado, siendo que el mero uso, salvo contadísimas excepciones, no sirve para su protección.

Desde un punto de vista estratégico, y a la hora de analizar una cartera de marcas, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial nos confiere protección frente a solicitudes posteriores de terceros, por ejemplo, marcas, ayudándonos a mantener nuestros derechos de exclusiva. En concreto, el artículo 7.1 de la Ley de Marcas dice lo siguiente:

“No podrán registrarse como marcas los signos:

  1. a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
  2. b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior”.

En este contexto, en un procedimiento administrativo de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se podría manifestar que la protección y la defensa de los derechos que otorga un nombre comercial no varían con respecto a los que otorga una marca ni en contenido ni en procedimiento. Es decir, podemos hacer valer un nombre comercial anterior frente a una solicitud de marca posterior que sea idéntica o similar hasta el punto de causar confusión con dicho nombre comercial.

Ahora bien, la situación es distinta en relación con la marca de la Unión Europea y los correspondientes procedimientos de solicitud ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), reconoce la figura del nombre comercial como un derecho anterior dentro de un Estado miembro que puede servir como base de una oposición frente a una solicitud de marca UE, pero con determinadas condiciones que no se aplican cuando la base de la oposición es una marca solicitada o registrada en un Estado miembro. La legislación europea no enumera ni indica qué tipo de derechos anteriores de los Estados miembros distintos a las marcas pueden tomarse como base de una oposición, pero sí incluye la protección del nombre comercial español frente a solicitudes de marca de la UE siempre y cuando se cumplan y acrediten las siguientes condiciones:

  1. En primer lugar, y desde un punto de vista meramente formal, a la hora de presentar la oposición ante la EUIPO, el oponente deberá indicar a la oficina el derecho nacional aplicable que regula la protección del signo en cuestión, en este caso el nombre comercial, que es el derecho sobre el que pretende impedir la utilización de una marca posterior de acuerdo con su regulación nacional;
  2. En segundo lugar, independientemente del tiempo que el nombre comercial lleve registrado, deberá probar que dicho nombre comercial está en uso en el tráfico económico. Si se tratara de una marca, el titular del derecho prioritario no tendría que aportar prueba de uso del mismo salvo que fuera requerido a ello por la parte oponente y su marca llevara registrada más de cinco años.

La prueba del uso no difiere en cuanto a los medios y material probatorio de la que pudiera aportarse en relación con una marca para la que fuera requerida dicha prueba, pero la regulación europea establece un requisito adicional: el uso en el tráfico económico debe ser de alcance no únicamente local. Si bien este criterio no implica únicamente un examen geográfico e incluye otros factores como el impacto económico del signo, intensidad de uso o publicidad, es en el cumplimiento de este criterio donde en ocasiones los titulares de nombres comerciales encuentran dificultades para hacer valer sus derechos anteriores. La práctica y decisiones a nivel europeo por lo general no reconocen como válido el uso en una ciudad por sí sola, una región o una provincia, aunque este uso sea extenso.

Siendo los nombres comerciales, como hemos indicado, signos distintivos que identifican a una empresa en el tráfico mercantil y que sirven para distinguirla de otras empresas, ha sido práctica común en nuestro país acudir a la protección bajo la modalidad de nombre comercial de negocios comerciales con actividad en ámbitos territoriales limitados dentro de la geografía española. Por tanto, una correcta protección de los derechos de propiedad industrial exige tener en cuenta no solo a las marcas, sino también a los nombres comerciales, pues puede ser recomendable que, independientemente de su mantenimiento, se proceda a la solicitud de registro de una marca idéntica al signo en cuestión, entre otros motivos para facilitar las actuaciones frente a marcas similares detectadas a nivel europeo, optimizando debidamente la protección de una cartera de signos distintivos.

 

Fernando Rubiano
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues