En la carrera por la propiedad de una marca, los principios de lealtad y de ética empresarial se sobreponen a la regla según la cual el que se adelanta y es más rápido en registrarla es el que obtiene la exclusiva sobre ella. Recordamos, a continuación, el caso ‘Neymar’, en el que la mala fe en el registro hizo que el tribunal se decantara por declarar su nulidad.
En la sentencia dictada el 14 de mayo de 2019 en el Asunto T-795/17 (Carlos Moreira contra EUIPO con Neymar da Silva Santos Junior, jugador de fútbol brasileño, como coadyuvante) el Tribunal de la Unión Europea confirmó la nulidad de la marca “Neymar” , por considerar que la intención del solicitante (el empresario portugués, Carlos Moreira) al presentar la solicitud de la marca, era parasitar el renombre del deportista internacionalmente conocido y aprovecharse económicamente de la explotación comercial de su nombre.
El Tribunal General confirmó que el concepto de mala fe no está definido, delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la legislación europea en materia de marcas, sino que se trata de un concepto abierto que se refiere de manera genérica a cualquier conducta que no se ajuste a principios éticos aceptados o prácticas leales en el ámbito comercial, en particular a conductas que, analizadas objetivamente a la luz de las circunstancias concretas y los elementos de hecho concretos del caso, revelen una intención deshonesta u otro motivo perjudicial por parte del solicitante de la marca.
El Tribunal General confirmó asimismo que existe un amplio abanico de factores a tener en cuenta para determinar si el solicitante del registro no se ha ajustado a principios éticos aceptados o prácticas leales en el ámbito comercial al presentar la solicitud de registro. Entre tales factores, son relevantes , (i) el hecho de que el signo objeto de solicitud coincida con otro anterior por medio del cual otra persona o entidad suele identificarse o hacer publicidad de sí misma o de sus productos en el ámbito comercial, y que goza de renombre en el sector económico de que se trate; (ii) las circunstancias en las que el signo posteriormente registrado fue elegido por el solicitante; (iii) el uso que se haya hecho de dicho signo desde su creación/registro; (iv) la lógica comercial subyacente a la solicitud de registro y (v) la cronología de los hechos que condujeron a la presentación de la solicitud.
La singularidad de esta sentencia radica en la aplicación por el Tribunal General de las normas sobre mala fe a la solicitud de registro como marca de la Unión Europea del nombre por el que ya se conocía en los círculos futbolísticos a una joven promesa del fútbol brasileño, que estaba a punto de continuar su carrera en un club de la Unión Europea.
La controversia tiene su origen en la solicitud presentada ante la EUIPO en diciembre de 2012 por un particular de nacionalidad portuguesa, Carlos Moreira, para el registro como marca de la palabra ‘Neymar’ para prendas de vestir y calzado. La marca fue registrada en abril de 2013.
En febrero de 2016, Neymar da Silva Santos Júnior (Neymar Jr.) presentó ante la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad del citado registro. Su solicitud fue estimada tanto en primera como en segunda instancia por la EUIPO. No conforme con dicho resultado, en noviembre de 2017, el señor Moreira interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. A su juicio, la Sala de Recursos de la EUIPO consideró erróneamente que actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la palabra ‘Neymar’ para prendas de vestir. El señor Moreira alegó que i) la Sala de Recursos había valorado incorrectamente que en el momento de solicitar el registro de la marca tuviera conocimiento de que Neymar da Silva Santos Júnior fuera una estrella del fútbol en alza, cuyo talento era reconocido internacionalmente, y que ii) la Sala de Recursos había valorado incorrectamente que, cuando presentó la solicitud de registro de la marca impugnada, su única motivación era explotar el renombre Neymar Jr. para beneficiarse de él.
El Tribunal General declaró que Neymar Jr. había aportado al procedimiento elementos de prueba (artículos de prensa y extractos de sitios web desde 2009 a 2012) que acreditaban que era un futbolista brasileño conocido internacionalmente por su nombre de pila, Neymar, que ya era conocido en Europa cuando el señor Moreira presentó ante la EUIPO la solicitud de registro de la palabra ‘Neymar’, en particular, por su juego con la selección brasileña de fútbol y que había llamado la atención de clubes europeos de primer nivel, de cara a su futuro fichaje, años antes de su traspaso al FC Barcelona en 2013.
El Tribunal General también señaló que, habida cuenta de que el señor Moreira declaró en la vista que conocía el mundo del fútbol, era inconcebible que no estuviera al tanto de la existencia Neymar Jr. cuando presentó la solicitud de registro de la marca impugnada y que no supiera que ya era un futbolista profesional cuyo talento gozaba de reconocimiento internacional que sería pronto traspasado a un club europeo muy importante.
El Tribunal General consideró, además, que el señor Moreira no había aducido ningún argumento convincente para contradecir las conclusiones de la Sala de Recursos de la EUIPO de que, en las circunstancias del presente caso, no existía ninguna explicación lógica para su decisión de presentar la solicitud de registro de la marca ‘Neymar’, aparte del deseo de explotar el renombre Neymar Jr. y beneficiarse de él.
El Tribunal también estimó que la Sala de Recursos no se había basado en meras especulaciones para llegar a dichas conclusiones, sino en factores objetivos a partir de una serie de elementos de prueba consistentes. Tales elementos de prueba no se limitaban a artículos de prensa e Internet, sino también al hecho de que el señor Moreira hubiera presentado una solicitud de registro de la marca denominativa ‘IKER CASILLAS’ el mismo día en que solicitó el registro de la palabra ‘Neymar’.
Los esfuerzos del solicitante en argüir que la elección del signo ‘Neymar’ fue pura casualidad, que su intención no fue nunca la de impedir el uso de la marca por parte de Neymar Jr. o que el derecho de exclusiva de un signo se obtiene por quien primero solicita su registro (principio de prioridad registral) no fueron convincentes para el Tribunal.
El hecho de que alguien a quien le consta que un determinado nombre (palabra, ilustración o logotipo) utilizado en el comercio (pero no registrado) por un tercero goza de renombre y reputación solicite el registro de un signo idéntico, o que por su similitud pueda inducir a confusión, constituye un indicio claro de que la lógica comercial subyacente a la solicitud de registro del signo en cuestión era parasitar indebidamente su reputación. En pocas palabras: en la legislación europea sobre marca, los principios de comportamiento ético o las prácticas leales en el ámbito comercial prevalecen sobre la regla de que quien se adelanta y es más rápido en registrar una marca es el que obtiene la exclusiva sobre ella.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
