El pasado 23 de octubre, el Tribunal General de la Unión Europea denegó el registro de la marca figurativa “Insomnia Energy” por entender que el titular de la misma -BBF Company EOOD- estaba obteniendo una ventaja desleal de la reputación de la marca “Monster Energy”, propiedad de Monster Energy Co.

El conflicto surge en diciembre de 2020 cuando la empresa Monster Energy Co. presenta ante la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) una solicitud de nulidad del registro del signo “Insomnia Energy” como una marca figurativa europea. Dicha marca fue registrada el 9 de octubre de 2016 por la empresa BBF Company EOOD para productos comprendidos en la Clase 32 (principalmente refrescos a base de frutas, bebidas energéticas y bebidas sin alcohol).

Monster Energy Co. se basaba en que su marca figurativa anterior -del mismo nombre que la empresa y registrada el 9 de enero de 2013- cubría también, entre otras cosas, «bebidas no alcohólicas» en la misma clase.

La solicitud de nulidad por parte de Monster Energy Co. se basó en el supuesto previsto en el artículo 8.5 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) y sostenía, en esencia, que el registro titularidad de BBF constituía un aprovechamiento indebido de la reputación de su marca para las bebidas energéticas, lo que sucede cuando la marca registrada:

“[S]ea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior [de la Unión]; si, tratándose de una marca anterior [de la Unión], esta fuera notoriamente conocida en la [Unión]; y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate; y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos”.

En diciembre de 2022, la División de Anulación de la EUIPO desestimó en su totalidad la solicitud de nulidad presentada dos años antes por Monster Energy Co., al considerar que no existía riesgo de confusión entre los signos.

Sin embargo, en diciembre de 2023 la Sala de Recursos de la EUIPO anuló dicha decisión al entender que sí concurría tal riesgo, declarando nula la marca controvertida en su totalidad. Al comparar los signos, la Cuarta Sala de Recursos entendió que, a la luz del renombre de la marca titularidad de Monster, las diferencias existentes entre los signos no eran suficientes para descartar el riesgo de confusión ni el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca anterior. En particular, la Sala otorgó una especial importancia a las similitudes existentes entre las marcas en lo que se refiere a la reproducción exacta del elemento verbal “Energy” (también en cuanto a su fuente, color, tamaño y posición), así como al mismo uso de los colores blanco, verde y negro; y la estilización similar en la que aparecen los elementos verbales “Monster” e “Insomnia”, pese a tratarse de dos vocablos completamente diferentes.

En febrero de 2024, BBF recurrió la decisión de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por entender que (i) no se había valorado correctamente el renombre de la marca anterior; (ii) ni el riesgo de confusión por no haber tenido en cuenta que los elementos dominantes de las marcas en conflicto eran “totalmente diferentes”, existiendo una distinción entre los signos en conflicto desde un punto de vista visual, fonético y conceptual.

Finalmente, en su sentencia del pasado 23 de octubre, el Tribunal General analiza si la marca impugnada está o no incursa en la prohibición relativa de registro del artículo 8.5 del RMUE, es decir, si la marca “Monster Energy” es renombrada, y si, con el uso sin justa causa de la marca registrada, BBF pretende obtener una ventaja desleal de la reputación de la conocida marca de bebidas energéticas. Así pues, en relación con la comparación de ambos signos, el TGUE señala lo siguiente:

  • Elementos distintivos y dominantes: De acuerdo con el criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, el TGUE considera que la recurrente basa su argumentación en una premisa equivocada, ya que las diferencias existentes en los elementos dominantes de los signos no pueden ser valoradas como el único criterio de peso a la hora de determinar la disimilitud entre las marcas. En este sentido, apunta el Tribunal que, si bien la palabra inglesa “energy” (“energía”) resulta escasamente distintiva para los productos en cuestión (recordemos, bebidas energéticas), dicho elemento no puede pasar desapercibido debido a su tamaño y características, y debe, por tanto, ser tenido en cuenta en la comparación.
  • Comparación visual, fonética y conceptual: Tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el TGUE consideran que el análisis debe realizarse en base a la impresión general de conjunto de los signos, en virtud del cual aspectos tales como la presencia del elemento denominativo común “energy”, el uso de los mismos colores (negro, verde y blanco), la gran similitud estructural de las marcas y la misma posición de los elementos denominativos en cada una de ellas han sido considerado decisivos a la hora de determinar la existencia de similitud entre las marcas en conflicto, y ello a pesar de las diferencias que presentan los vocablos principales o dominantes “Insomnia” vs “Monster”.
  • Reputación de la marca anterior: El TGUE rechaza los argumentos de BBF sobre la falta de objetividad en las pruebas presentadas, resaltando que la Sala de Recurso había valorado adecuadamente los elementos probatorios y que no existen razones para apartarse de sus conclusiones.

Así pues, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, de la conclusión alcanzada por el TGUE se desprende que, si bien es cierto que los componentes dominantes de los signos deben tener cierto peso (en este caso, (“Monster” / “Insomnia”), ello no significa que constituyan el único elemento relevante a la hora de efectuar el análisis comparativo determinante de la existencia o no de riesgo de confusión.

Esta sentencia pone de manifiesto la importante cuestión de cómo la estilización visual, los arreglos, los colores, las fuentes y otros elementos decorativos aún son capaces de evocar una marca registrada anterior de renombre, a pesar de las diferencias en los aspectos conceptuales, fonéticos o visuales.

En definitiva, las marcas deben analizarse como un conjunto unitario y no pueden ser descompuestas de manera forzosa a los efectos de minimizar el impacto distintivo de su composición global.

Irene Gómez