Desde el pasado 14 de enero, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) está conociendo de las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas. Analizamos a continuación cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta el solicitante que interesa la nulidad de una marca por motivos relativos.
La OEPM tiene la competencia para decretar la nulidad de aquellos signos que considere que están incursos en prohibiciones absolutas o relativas. La diferencia, principalmente, es que, en las primeras el solicitante no tiene que ser el titular de un derecho previo a la marca cuya nulidad se solicita, ya que la nulidad se puede declarar en relación a marcas carentes de carácter distintivo, descriptivas, contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres o genéricas que puedan inducir al público a error o hayan sido registradas de mala fe, según dispone el artículo 51 de la Ley de Marcas.
Por el contrario, en caso de solicitar la nulidad de una marca por incurrir en prohibiciones relativas, con base en el artículo 52 de la referida norma, será necesario acreditar que el signo registrado es, por ejemplo, idéntico o similar a una marca o nombre comercial prioritario o renombrado, o a una marca no registrada pero notoriamente conocida en España con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuya nulidad se pretende.
Los requisitos que debe cumplir la solicitud, según dispone el artículo 58 y siguientes del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas, son los siguientes:
- Los datos del solicitante y de su representante en caso de que se presente la solicitud a través de este último.
- El número de la marca cuya nulidad se solicita (registro impugnado) y el nombre de su titular.
- La causa en la que se basa la solicitud de nulidad.
- La indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad. En ausencia de dicha mención, se entenderá formulada contra todos los productos y servicios amparados por la marca impugnada.
- Identificación del derecho o los derechos anteriores en los que se basa la solicitud de nulidad, así como las razones, motivos y fundamentos en los que se fundamenta la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes. Estas se deberán aportar mediante anexos que se deben numerar consecutivamente y acompañar de un índice que contenga una breve descripción del documento; una indicación de las partes concretas del documento que se invocan en apoyo de las alegaciones y el número de página de las alegaciones en las que se menciona el documento en cuestión.
- El justificante de pago de la tasa establecida.
- La firma del interesado o su representante. En el caso de que la nulidad se presente por un licenciatario o persona facultada a ejercer un derecho anterior, la acreditación de la autorización o el derecho que le faculte para presentar la solicitud.
Por tanto, en el escrito que se presente ante la OEPM solicitando la nulidad será necesario indicar el derecho previo del solicitante, con base en el cual se pide la nulidad de la marca posterior. ¿Cuál es el riesgo? Que el titular de la marca impugnada exija al solicitante que acredite el uso de la marca anterior. Veámoslo con un sencillo esquema:
Sería algo similar a lo que en la jurisdicción civil denominamos una reconvención, ya que el titular de la marca cuya nulidad se pretende (al que podríamos denominar “demandado”), contraataca exigiendo pruebas de uso de la marca que el solicitante (el “demandante”) utiliza como base para pedir la nulidad de la suya.
En este caso, el demandante se encuentra con que tiene que probar el uso de su marca en dos periodos diferentes:
- Durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.
- Durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad del registro cuya nulidad se pretende.
Esto puede implicar tener que retrotraerse muchos años atrás en el tiempo por lo que la organización de la prueba de uso adquiere un papel protagonista. Es muy importante reseñar que, en caso de no poder acreditar el uso de la marca prioritaria del demandante, la OEPM denegará la solicitud de nulidad en la medida en que se base en dicha marca anterior. A estos efectos, la OEPM ha facilitado unos formularios y un Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa.
En el caso de que la decisión de la OEPM no fuera favorable, se podría recurrir, en primer lugar, como venía siendo habitual, ante la propia Oficina mediante un recurso de alzada. Sin embargo, en caso de que la resolución que lo resolviera también se quisiera recurrir, podrá ser revisada, según corresponda, por los magistrados de las secciones especializadas de las audiencias provinciales de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.
Las especialidades de este nuevo recurso están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 447 bis) y son de aplicación a cualquier resolución que agote la vía administrativa, dictada en materia de propiedad industrial, por la OEPM.
En conclusión, nuestra recomendación es muy sencilla: asegurarnos que podemos probar que la marca que se utiliza para pedir la nulidad de una posterior se ha estado usando en los dos periodos referidos. En caso contrario, será necesario buscar otro motivo de nulidad o no atacar la marca del tercero.
