Si tienes una ‘startup’ o una empresa ya consolidada y deseas proteger tu marca frente a posibles infracciones en Portugal hay cinco medidas que debes valorar:
- anticiparte y actuar con rapidez
- llevar a cabo una investigación a fondo con la ayuda de un servicio profesional de vigilancia;
- recabar pruebas de la infracción;
- trabajar con abogados especializados en propiedad industrial con el fin de entender las mejores opciones y escenarios posibles para un acuerdo y/o
- sopesar y prever las consecuencias de un litigio tanto en términos generales como para su empresa. Explicamos cómo proceder.
Cuanto más éxito tengan nuestros productos y servicios más expuestos estaremos a la infracción de nuestras marcas. No siempre se producen infracciones, pero es importante estar preparado si sucede, de forma que el valor de nuestra marca no se vea negativamente afectado.
Por otra parte, cuanto antes se reaccione y se sigan las recomendaciones que se indican a continuación, menor será la probabilidad de que la infracción tenga consecuencias graves. El registro per se no impedirá los intentos de entrada en el mercado con signos similares para bienes y servicios parecidos: es necesario estar alerta y tener en cuenta las siguientes normas básicas. Por ello, si vendes productos o prestas servicios en el mercado portugués y tienes una marca registrada en la que apoyarte para defenderlos, estas recomendaciones te serán de utilidad.
- Anticípate y actúa: prevención
En cuanto adviertas un posible caso de infracción, actúa con rapidez. Cuanto antes detectes la posible infracción, antes podrás hacer valer tus derechos y menor será el coste de las acciones necesarias para ponerle fin.
Una forma de estar al tanto de potenciales infracciones, especialmente cuando se opera en distintos territorios, es la de contratar un servicio de vigilancia de marcas. Estos servicios sirven para informarte de la presentación de nuevas solicitudes de marcas idénticas o similares a tu marca registrada o de nuevas denominaciones sociales y/o nombres de dominio registrados que incluyan total o parcialmente tu marca y cubran los mismos (o similares) bienes y servicios. Además, dependiendo del tipo de bienes y servicios que ofrezcas, también es posible contratar un servicio de vigilancia de marcas online. Este servicio de vigilancia proporciona información regular (semanal o mensual) sobre el uso de marcas por terceros, e identifica signos idénticos (o similares) a tu marca y asociados al mismo tipo de bienes y servicios (o similares a estos).
- La coincidencia es una prueba
En ocasiones, la coincidencia en el uso de una marca no es tal… sino que se trata de un intento deliberado de aprovecharse de la buena reputación que ha ganado esa marca en el mercado. Especialmente en la apertura de nuevos mercados, no es extraño que el uso no autorizado sea intencionado, y se dirija a hacer creer al público que existe alguna asociación y/o relación entre tu marca y la empresa infractora (cuando no se trata directamente de una suplantación…).
A veces, la infracción se produce dentro del círculo de actividad de la propia empresa, y son, por ejemplo, antiguos distribuidores, agentes o incluso franquiciados, los que llevan a cabo solicitudes de registro no autorizadas, pudiendo llegar a hablarse de registros de mala fe. No es extraño que en la red de distribución, nuestros antiguos colaboradores y socios se resistan a dejar de utilizar una marca que les ha dado considerables beneficios. Por ello, debemos prestar mucha atención a las relaciones contractuales que establecemos con ellos, anticiparnos con el registro en nuestra expansión comercial y, en todo caso, dejar claro en todo momento que el uso de la marca se produce bajo licencia, sin que el licenciatario (franquiciado, agente, distribuidor, reseller…) adquiera ningún derecho sobre la misma.
Por otro lado, también se dan los casos en los que el uso de una marca coincidente con la nuestra es meramente casual, especialmente si nuestra marca tiene baja distintividad o de algún modo se relaciona con los productos y servicios que vendemos. En este caso, aunque no haya mala fe por parte del solicitante o el usuario de la misma, también deberemos actuar para proteger nuestra propiedad.
En cualquier caso, lo que siempre es necesario es recabar toda la información posible sobre el infractor antes de hacer valer nuestros derechos. Hoy en día suele ser más sencillo, ya que la práctica totalidad de empresas tienen presencia digital. Así, mediante una sencilla búsqueda en sus sitios web, en sus perfiles en redes sociales y en los registros públicos de sociedades y marcas, puede obtenerse información muy valiosa sobre el infractor:
- El nombre de la entidad que copia su marca y el lugar en el que se encuentra su sede central;
- La identidad de sus socios;
- La forma, y los bienes y servicios, en que se usa el signo infractor;
- Si son titulares de otros registros además de la marca detectada, y
- En algunos casos, quiénes son su clientes.
Toda esta información le permitirá evaluar correctamente el impacto del uso de la marca y determinar qué hay que hacer a continuación.
- Obtención de pruebas de la infracción
Una vez detectada la potencial infracción de tu marca, debes actuar con rapidez para evitar que continúe. Como decíamos, urge recabar la mayor cantidad de información posible durante el proceso de investigación con el fin de fundamentar una posible demanda futura frente a la lesión de tus derechos.
A estos efectos, se debe conseguir la certificación de pruebas que acrediten cómo, dónde y desde cuándo se ha estado usando el signo infractor en el mercado en relación con los mismos bienes y servicios que tu marca. En Portugal, esta prueba la pueden facilitar abogados o notarios y ha resultado ser clave a la hora de apoyar solicitudes de medidas cautelares o demandas civiles ante los tribunales.
- Estrategia coercitiva: ¿litigio o acuerdo?
Normalmente, la estrategia coercitiva comienza contactando con la parte infractora y negociando un acuerdo amistoso: en algunos países, esta fase inicial es obligatoria, pero no en Portugal. Aún así, casi siempre es la mejor opción.
Esta estrategia se pone en marcha enviando un requerimiento a la otra empresa con descripción detallada de los derechos que estamos intentando hacer valer y las consecuencias de no cumplir con el requerimiento de «cese de uso de la marca». Cuando proceda, también se podrá requerir en la notificación, que se envía por correo ordinario, la retirada o renuncia a las solicitudes/registros de marca ya efectuados. Si se recibe contestación de la otra parte, se puede negociar un acuerdo con el que se pondrá fin al conflicto de forma rápida y a un coste relativamente bajo.
Hay que tener en cuenta que el acuerdo supone un compromiso mutuo, incluso cuando la otra parte haya actuado ilícitamente y haya lesionado sus derechos. En algunos casos, la empresa infractora pedirá tiempo para la eliminación gradual de sus existencias mediante su venta. Desde luego, es posible que la empresa haya actuado de buena fe y que incluso haya obtenido un registro de denominación social o marca para el signo infractor. En ese caso, se puede proponer pagar a la empresa infractora una pequeña suma para cubrir los costes de solicitud de una nueva marca.
Aunque no lo parezca, un acuerdo que no sea plenamente satisfactorio para ninguna de las partes es a veces la mejor solución posible en los casos de infracción en Portugal, sobre todo cuando las similitudes entre los signos en cuestión no son obvias y hay dudas sobre si existe o no riesgo de confusión.
Por otra parte, los litigios de marcas en Portugal pueden durar varios meses o incluso años, con el consiguiente efecto negativo sobre la marca y el incremento de los gastos legales. Además, incluso aunque se gane un litigio, los tribunales portugueses tienden a mostrarse poco generosos a la hora de fijar la indemnización por una «simple» infracción de marca. También hay que tener presente que si no puedes conseguir el cese inmediato en el uso de la marca en sede cautelar, la otra parte podría seguir utilizándola hasta que se dicte sentencia en primera instancia. En otras palabras, el signo infractor podrá permanecer en el mercado durante varios meses, con consecuencias para su marca que son de muy difícil reparación, concretamente, la dilución de su carácter distintivo. En este escenario hay que sopesar muy bien los pros y los contras de no llegar a un acuerdo extrajuidicial, por muy difícil que pueda parecer alcanzar un acuerdo con alguien que está infringiendo, deliberadamente, nuestros derechos de propiedad industrial.
- Acciones judiciales y sus efectos
Si no hay posibilidad de acuerdo, entonces la única solución viable puede ser acudir a los tribunales para frenar la infracción. En Portugal, el tribunal competente en materia de infracción de marcas es el Tribunal de Propiedad Industrial de Lisboa. Sus decisiones pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, que ha creado recientemente una sección especializada en asuntos de propiedad industrial.
Si contamos con una marca registrada en vigor, se debe contemplar la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante el Tribunal de Propiedad Industrial portugués. Si prosperan, se podrá obtener una resolución en un plazo de tres o cuatro meses. Es importante subrayar que el derecho procesal portugués permite solicitar medidas cautelares incluso en aquellos casos en que la infracción lleve meses ocurriendo. Por lo tanto, solo tendrá que recabar pruebas de la infracción y demostrar al juez que es el titular legítimo de la marca.
Si la solicitud de medidas cautelares se admite, en la mayoría de los casos el infractor intentará transigir y ganar tiempo para dejar de usar el signo infractor. Pero, supongamos que no se llega a un acuerdo. En ese caso, tendrá que entablar una demanda civil: en total, entre audiencia previa y vistas ordinarias, pueden transcurrir entre dos y tres años hasta que se dicte resolución en primera instancia. La decisión del Tribunal de Propiedad Industrial puede recurrirse ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, que tardará entre seis y diez meses en dictar sentencia firme.
