A partir del 14 de enero, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) deberá asumir, por primera vez, la tarea de determinar si una marca es nula o está caducada.
Las demandas solicitando la nulidad o la caducidad de una marca española (o de un nombre comercial nacional) se tendrán que presentar ante la OEPM a partir del próximo 14 de enero. Por tanto, ante los juzgados de lo mercantil sólo podrán interponerse, vía reconvencional, en el seno de un procedimiento de infracción de marca.
El Real Decreto-ley 23/2018, por el que se transpone la Directiva 2015/2436 en materia de marcas introduce esta novedad legislativa, que supone que la OEPM asumirá la competencia para decretar la nulidad de aquellos signos que considere que están incursos en prohibiciones absolutas (por ejemplo, marcas carentes de carácter distintivo; descriptivas; contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; genéricas; que puedan inducir al público a error o hayan sido registrados de mala fe).
También podrá declarar nulo el registro de una marca/nombre comercial por causas de nulidad relativa cuando el signo registrado sea, por ejemplo, idéntico o similar a una marca o nombre comercial prioritario o renombrado, o a una marca no registrada pero notoriamente conocida en España con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca/nombre comercial cuya nulidad se pretende.
La OEPM también podrá declarar la caducidad de una marca (o de un nombre comercial) cuando lleve más de cinco años registrada y no haya sido objeto de un uso efectivo, no existiendo una causa justificativa para la ausencia de uso. La caducidad se podrá solicitar, asimismo, cuando una marca se haya convertido en el comercio en la designación usual de un producto o de un servicio, o haya devenido engañosa.
Anticipamos que supone un cambio de paradigma jurídico y, por ello, adelantamos un primer decálogo de las preguntas más frecuentes a las que nos enfrentamos.
- ¿La demanda debe ir firmada por un abogado? Las demandas a presentar ante la OEPM no es necesario que estén firmadas por un abogado, ni tampoco por un agente de la propiedad industrial o un procurador.
- ¿Qué costes tiene presentar la demanda? El pago de una tasa preceptiva de 200 euros, según dispone la tarifa primera del Anexo de la Ley de Marcas; a dicho importe sumaríamos los honorarios de preparación de la misma. Téngase en cuenta que no está prevista la condena al pago de las costas y que tampoco se pueden solicitar daños y perjuicios, en este nuevo procedimiento de nulidad/caducidad.
- Si el demandado es extranjero, ¿tengo que aportar una traducción de la demanda? No, al demandado se le notificará la demanda a través de su agente, en caso de que lo tenga, o directamente en la dirección facilitada al efecto cuando solicitó la marca o el nombre comercial.
- ¿Se puede solicitar la celebración de una vista ante la OEPM? No está previsto que pudieran celebrarse vistas ante la Oficina; por tanto, la prueba que se presente con la demanda y contestación será eminentemente documental. Solo está prevista la celebración de vistas, en caso de que se formule recurso ante la audiencia provincial.
- En las demandas de nulidad por solicitud de marca por mala fe, ¿hay que retrotraerse al momento en que se solicitó la marca? Sí, ya que la OEPM tendrá que valorar la actitud del solicitante en ese concreto momento temporal y decidir si, aplicando las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el particular, declara la nulidad de la marca o la mantiene. Por lo tanto, será el mismo organismo que concedió una marca el que, tiempo después, podrá declarar su nulidad.
- A quien solicita la nulidad de una marca por colisionar con derechos prioritarios de su titularidad, ¿se le puede exigir que pruebe que está usando la marca prioritaria, en base a la cual se pide la nulidad, durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda? Sí, y también que estaba usando su marca en los cinco años anteriores al momento en que el titular de la marca impugnada solicitó la suya. Esto puede implicar tener que retrotraerse muchos años atrás en el tiempo por lo que la organización de la prueba de uso adquiere un papel protagonista. Téngase en cuenta que, en caso de no poder acreditar el uso de la marca prioritaria del demandante, la demanda sería desestimada.
- ¿Las decisiones de la OEPM se pueden recurrir? Sí, en primer lugar, como venía siendo habitual, ante la propia Oficina mediante un recurso de alzada. Sin embargo, en caso de que también se quiera recurrir la resolución en alzada, a partir del 14 de enero, la revisión corresponderá a los magistrados de las secciones especializadas de las audiencias provinciales de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.
Las especialidades de este nuevo recurso están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 447 bis) y son de aplicación a cualquier resolución de la OEPM que agote la vía administrativa.
- ¿Está prevista la elaboración de una base de datos con las resoluciones dictadas por la OEPM? No parece que vayamos a disponer de una fuente en la que consultar las decisiones dictadas y, en consecuencia, tampoco los criterios que sigue la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca que, no obstante, deberán atenerse a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- ¿El procedimiento de solicitud de nulidad/caducidad se simplifica? Sí, ya que se evita tener que seguir los trámites del juicio ordinario que es como se venían tramitando las demandas de nulidad/caducidad y, en consecuencia, desaparecen los trámites de audiencia previa y juicio a los que estábamos acostumbrados. A estos efectos, la OEPM ha facilitado un Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa como hoja de ruta.
- ¿Cuánto está previsto que dure la tramitación de estos procedimientos de nulidad y caducidad? 20 meses según dispone la Ley de Marcas (Disposición Adicional Quinta), aunque está previsto ampliar a 24 meses el plazo máximo para los de nulidad.
En resumen, prevemos que esta simplificación y abaratamiento del procedimiento, provoque un aumento de solicitudes de nulidad y caducidad. Pero, en todo caso, se deben valorar con precaución y siempre dentro de una definida estrategia global, para evitar que la solicitud sea la mecha que motive la interposición de una demanda de infracción y/o ataques cruzados en otros territorios.
Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues
