El Tribunal Supremo ha puesto punto final al conflicto marcario que enfrentaba a las dos ramas de la familia italiana Roncato, referente en el sector de las maletas. Las sociedades Valigeria Roncato y Baulificio Italiano seguirán compartiendo el patronímico “Roncato” para sus respectivas marcas en virtud del pacto de convivencia suscrito en 1996.
Los orígenes del negocio se remontan a 1957, cuando Antonio Roncato inició la comercialización de maletas bajo el signo «Roncato». Sus dos hijos, Giovanni y Carlo, tras formar parte de la sociedad paterna, se independizaron en 1973 y constituyeron Valigeria Roncato S.P.A., dedicada a la misma actividad. Posteriormente, en 1983, el padre fundó Baulificio Italiano Sorelle Roncato S.R.L., que empleaba como signo distintivo tanto la denominación «Roncato» como, a partir de 1985, la letra «R».
Tras el fallecimiento del padre, los dos hermanos se convirtieron en copropietarios de ambas sociedades hasta que, en 1996, decidieron repartirse el negocio. El acuerdo establecía un uso compartido en pie de igualdad del patronímico “Roncato”, siempre que las marcas que lo contuvieran no causaran confusión a sus destinatarios.
En la actualidad, ambas sociedades son titulares de marcas figurativas que incluyen este elemento:
Todas las marcas de la sociedad Valigeria Roncato están registradas para la Clase 18 de la Clasificación de Niza (artículos de cuero, maletas, baúles, bolsas de viaje, etc.). En el caso de la entidad Baulificio Italiano, aunque la Marca UE 9.693.094 cubre productos de las Clases 18 y 20, la Marca UE 14.241.848 se registró para las Clases 3, 9 y 35 (productos de perfumería, cosmética, gafas y servicios de comercialización), sin incluir maletas o artículos similares entre sus productos.
El conflicto
El conflicto se desencadenó cuando Valigeria Roncato advirtió que la sociedad Baulificio Italiano Sorelle Roncato comercializaba maletas en supermercados españoles y en la plataforma Amazon utilizando un signo que, a su juicio, infringía sus marcas, al no estar autorizado para su uso, ni amparado en las marcas registradas por dicha entidad. Lo anterior llevó a que la primera demandara a la segunda.
La estrategia procesal de Valigeria Roncato en la demanda se articuló en torno a varios argumentos:
- Infracción por riesgo de confusión: sostenía que los signos utilizados por la demandada generaban riesgo de confusión con sus marcas registradas, al amparo del artículo 9.2.b) del Reglamento de Marca de la Unión Europea y del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas.
- Protección reforzada de marcas renombradas: alegaba que sus marcas gozaban de renombre y que la demandada se aprovechaba deslealmente de dicho prestigio, conforme al artículo 9.2.c) del Reglamento de Marca de la Unión Europea y 34.2.c) de la Ley de Marcas.
- Revocación del acuerdo de 1996: subsidiariamente, argumentaba que tenía derecho a desistir unilateralmente del acuerdo de 1996, al tratarse de una obligación de duración indefinida.
Adicionalmente, ejercitó acciones de competencia desleal fundadas en los artículos 6 (actos de confusión) y 12 (explotación de reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal.
Sentencia de primera instancia y apelación
Tanto el Juzgado de lo Mercantil de Alicante como la Audiencia Provincial de Alicante desestimaron íntegramente la demanda.
Los tribunales interpretaron que el acuerdo de 1996 no debía entenderse como un permiso de Valigeria Roncato para que la demandada usara sus marcas. Más bien, se trataba de un pacto de convivencia, fruto de una situación familiar compleja, que permitía a ambas partes usar el apellido “Roncato” en igualdad de condiciones. Por este motivo, no podía aplicarse la doctrina del caso Martin y Paz Diffusion del TJUE, que se centra en supuestos en los que el titular de una marca decide retirar el consentimiento que había dado a un tercero para explotar su marca. En este caso, no había un tercero que dependiera de ese consentimiento, sino dos marcas que llevaban años coexistiendo en virtud de su propio acuerdo. Esta diferencia cambió por completo el sentido del litigio.
Respecto al juicio de confusión, los tribunales concluyeron que, dado el uso pacífico del patronímico «Roncato» durante años, la fuerza distintiva de los signos se concentraba en los elementos gráficos («VR» frente a «R»). Las diferencias entre ambos signos (incluyendo color, tipografía, etc.) eran suficientes para descartar el riesgo de confusión.
Tribunal Supremo
Ahora, el Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 214/2026, de 12 de febrero de 2026, desestima tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación, y confirma la sentencia de la Audiencia.
El Tribunal Supremo descarta que el acuerdo pudiera ser revocado de forma unilateral. La clave reside en que dicho pacto partía del reconocimiento mutuo de que ambas partes tenían derecho a utilizar la denominación “Roncato”, y no que fuera Valigeria Roncato quien había cedido un derecho exclusivo que previamente le perteneciera. Esta interpretación encaja con el contexto en que se firmó el acuerdo: permitir que las dos empresas siguieran usando el elemento denominativo común, que tenía especial valor por ser renombrado en el mercado de las maletas.
Según confirma el Tribunal Supremo, la existencia del acuerdo modifica la forma de valorar el riesgo de confusión. Al estar ambas empresas legitimadas para usar el elemento “Roncato”, dicho patronímico debe quedar excluido del análisis comparativo entre los signos enfrentados. Lo relevante pasa a ser si los demás elementos distintivos —la grafía “VR” frente a la de “R”— son capaces por sí solos de inducir al consumidor a error sobre el origen empresarial. Y, una vez aislado el elemento común, el Tribunal concluye que las restantes características de las marcas presentan diferencias suficientes para que el consumidor medio identifique sin dificultad la procedencia de cada producto.
El mismo razonamiento se proyecta sobre la alegación de aprovechamiento de la marca renombrada. Para que opere esta protección, es necesario que los signos de la demandada generen un «vínculo» o evocación de la marca renombrada en el consumidor medio. Sin embargo, al excluirse el término «Roncato» de la comparación, la diferente grafía de la «VR» y la «R» no genera la pretendida evocación. Sin el patronímico, no hay aprovechamiento.
Por último, las acciones de competencia desleal fueron desestimadas por aplicación del principio de complementariedad relativa, al entenderse que se basaban en los mismos hechos. Adicionalmente, el Tribunal Supremo no entró a valorar el motivo por considerar que no se denunció por el recurrente la infracción de ninguna normal legal -sino únicamente la infracción de una doctrina jurisprudencial-.
Conclusiones
La sentencia ofrece varias enseñanzas relevantes para la práctica:
- Los acuerdos de convivencia de marcas son vinculantes. No cabe revocarlos unilateralmente, ya que sería ir en contra de la finalidad del acuerdo. Por tanto, ninguna de las partes tiene derecho al desistimiento para dejar sin efecto lo convenido.
- Los acuerdos de convivencia alteran el juicio de confusión. Cuando existe un acuerdo que permite a ambas partes usar un elemento común, ese elemento debe excluirse de la comparación de signos, centrándose el análisis en los demás elementos distintivos.
- Lo mismo ocurre con el aprovechamiento de marca renombrada. Si el elemento compartido es lo que genera el renombre, no puede alegarse aprovechamiento por parte de quien tiene derecho a usarlo en virtud del acuerdo.
- El principio de complementariedad relativa resulta de plena aplicación, ya que las acciones de competencia desleal no prosperan si persiguen el mismo desvalor que las acciones marcarias.
Como en tantas sagas familiares, el apellido se convierte en campo de batalla. En este caso, sin embargo, el desenlace no es trágico: el Tribunal Supremo recuerda que donde hubo pacto, hay límite.
En definitiva, quien pacta compartir un signo distintivo no puede después utilizarlo como arma en un litigio por confusión o aprovechamiento de marca renombrada.
