Aunque el uso de marcas ajenas con fines publicitarios implica ciertos riesgos, la legislación lo permite siempre y cuando se produzca en un contexto de ‘fair play’ y teniendo en cuenta ciertas limitaciones para lo que siempre conviene contar con un buen asesoramiento legal.
Un anuncio muestra la imagen de un coche deportivo: en la parte superior aparece la frase “Congratulations to Audi for winning South African Car of the Year 2006” y en la parte inferior “From the Winner of World Car of the Year 2006”. La respuesta no se hizo esperar; poco después un nuevo anuncio de características similares mostraba otro modelo de coche deportivo con el mensaje “Congratulations to BMW for Winning World Car of the Year 2006”, despidiéndose con un “From the Winner of Six Consecutive Le Mans 24 Hour Races 2000-2006”.
Este tipo de campañas publicitarias, en las que se hace alusión directa o indirecta a productos y marcas de competidores, son frecuentes en países como Estados Unidos, donde se llega a fomentar la publicidad comparativa por entender que puede beneficiar a los consumidores, siempre y cuando los productos a los que se refieren los anuncios sean claramente identificables, veraces y no engañosos (Federal Trade Commission Commercial Practice, Rule 16 CFR §14.15 n 1). Además, gracias a una interpretación relajada o flexible de los requisitos mencionados por parte de los tribunales, acérrimos rivales como Coca-Cola y Pepsi, McDonald’s y Burger King, o Apple y Samsung, tienen acostumbrado al público estadounidense a guerras de anuncios que en nuestro país harían que más de uno se llevase las manos a la cabeza.
No hay duda de que la publicidad comparativa es muy efectiva de cara al consumidor, fomentando, además, la competencia y, por este motivo ha recibido, con carácter general, el visto bueno del legislador comunitario. Ahora bien, cumplir con los principios establecidos en la Directiva 2006/114/CE de 12 de diciembre de 2006, sobe publicidad engañosa y publicidad comparativa, no es sencillo. Veamos por qué.
¿Está permitido en España el uso de marcas ajenas en la promoción de productos o servicios propios?
La primera cuestión que debemos plantearnos consiste en determinar si la reproducción de signos distintivos de un tercero en publicidad supone una infracción del derecho de marcas del competidor. El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Ley de Marcas) permite al titular de una marca registrada prohibir su uso por parte de terceros. Sin embargo, el legislador ha querido que este derecho de exclusiva, lejos de ser absoluto, cese ante determinados usos que se consideran leales (en efecto, el artículo 37 de la Ley de Marcas contiene limitaciones expresas al ius prohibendi, la manifestación más característica de los derechos de propiedad industrial).
Así, forman parte de las limitaciones del derecho de marca, por considerarse usos leales, (i) el uso de un signo distintivo cuando no se realice a título de marca o cuando dicho uso sea el único medio para proporcionar una información necesaria –por ejemplo, para indicar que una pieza de recambio es compatible con determinados fabricantes-, (ii) cuando no exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor y (iii) cuando el uso de la marca no altere ni menoscabe las funciones distintivas de la misma.
Procede, pues, profundizar en el concepto de “prácticas leales”, acudiendo para ello a la normativa reguladora de las prácticas concurrenciales, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (Ley de Competencia Desleal) y, en particular, a su artículo 10 en tanto que regula las condiciones que deberán darse para que la alusión explícita o implícita a un competidor en publicidad pueda considerarse lícita:
- Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades. En efecto, la premisa esencial de la publicidad comparativa consiste en que los productos o servicios objeto de comparación sean equivalentes y vengan claramente identificados en el anuncio, sin ser admisibles manifestaciones genéricas como “los productos de la competencia” o la comparación de productos de diferentes categorías. A modo de ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resolvió en su sentencia de 8 de febrero de 2017 (asunto C‑562/15), que es ilícita la publicidad que compara precios utilizando como base para la comparación tiendas de diferentes tamaños o formatos, salvo que se informe a los consumidores en el propio mensaje publicitario y de manera clara.
- La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio. El segundo requisito exige que el resultado de la comparación siga criterios demostrables que se puedan evaluar siguiendo criterios objetivos. No sería admisible, por tanto, indicar que un producto es “mejor” que otro en abstracto por tratarse de un juicio de valor; la comparación deberá referirse necesariamente a características objetivas como la durabilidad o la resistencia. Además, se exige que los resultados de dicha comparación se sustenten en datos reales y comprobables.Sobre este particular, la resolución de 28 de noviembre de 2019 de la Sección Séptima del Jurado de Autocontrol, consideró ilícito un anuncio que promovía la bebida Pepsi MAX con título “reto del sabor”, porque si bien empleaba datos objetivos sobre preferencias de consumidores, estos venían referidos a una característica que no es susceptible de verificación objetiva -el sabor-.
- No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. Con esta prohibición se pretende proteger al titular marcario, impidiendo que el uso de la marca del tercero se utilice con un fin parasitario. A modo de ejemplo, esta prohibición ha sido el punto de apoyo de las marcas de perfumería a la hora de evitar la proliferación de negocios basados en la imitación de sus productos.
- La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena. Por último, será ilícita la publicidad que incurra en alguno de los actos típicamente desleales previstos en la norma:
- Respecto de los actos de engaño, no será lícita la comparación cuando pueda generar confusión en el consumidor -razonablemente atento y perspicaz- sobre las características del producto, de la prestación o de la oferta comercial. Entre otros ejemplos, puede mencionarse la Resolución del Pleno del Jurado de Autocontrol, de 10 de enero de 2013 sobre el anuncio de una salsa de tomate en la que se afirmaba que estaba elaborada “con los mejores tomates”. El Organismo de Autorregulación Publicitaria entendió que la ausencia de prueba de la que pudiese deducirse que los tomates empleados en el producto promocionado eran de mejor calidad que los empleados en productos de competidores no se adecuaba a la exigencia de veracidad y en consecuencia entendió que la publicidad era engañosa.En sentido similar, la Audiencia Provincial de Madrid Sección 28ª, en su sentencia de 17 de noviembre de 2017, concluyó que la expresión “Afeita mejor que Mach 3” constituía un supuesto de publicidad comparativa ilícita, por cuanto, pese a que se estaban comparando productos con una misma función se hacía referencia a una ventaja no mensurable respecto de la finalidad de los mismos: “sería admisible que, cuando se hace constar en el embalaje que las hojas de Hydro 3 son superdeslizantes, se especificase que lo son más que las de Mach 3, por ejemplo, o que el gel lubricante de aquella resulta más resbaladizo que el de esta. Pero el anuncio prescinde de ello, y presenta, en abstracto, un producto calificado mejor que el otro, sin remisión a medida concreta o ventaja alguna”.Como venimos diciendo, hay que huir de claims o alegaciones publicitarias basadas en características no verificables de los productos, como el sabor, la calidad, el olor, el atractivo, etc.
- Se consideran denigratorias las declaraciones que puedan menoscabar la reputación de un competidor en el mercado, a menos que éstas resulten exactas, veraces y pertinentes. Sobre este ilícito, el Tribunal Supremo exige que para que haya denigración desleal y no mero descrédito concurran los requisitos de idoneidad que produzcan el menoscabo público de la reputación ajena, esto es, de la “correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas”, tal y como señala la sentencia 4484/2011 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011.
- Por explotación de la reputación ajena se entienden los actos que persiguen aprovecharse injustificadamente del prestigio de un competidor empleando las marcas del tercero para generar una asociación indebida y colocarse al rebufo de la reputación que la marca original adquirió en el mercado. Este es el caso de la publicidad denominada “parasitaria” que pretende “adherir” sus propios productos a los de un competidor que goza de reputación para aprovecharse de su esfuerzo e inversiones en publicidad, marketing o i+D. En palabras de la jurisprudencia, “en la publicidad comparativa se busca el distanciarse del competidor para mostrar al consumidor la superioridad de la propia oferta. En la publicidad adhesiva o parasitaria lo que se busca es equipararse a la oferta ajena, intentando colocar la oferta propia en un plano de igualdad respecto de la oferta competidora” (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 14 de octubre de 2005, caso Prozac).
En definitiva, pese a que esta modalidad publicitaria no está exenta de riesgos, la respuesta a la pregunta formulada en el título del presente post es manifiestamente afirmativa: siempre que los anunciantes se atengan a las reglas del fair play y cuenten con un buen asesoramiento jurídico, la publicidad comparativa no solo es lícita sino que puede ser beneficiosa para la sociedad, pues contribuye a poner de manifiesto de manera objetiva las ventajas de los distintos productos comparables y, de este modo, estimula la competencia entre empresas en beneficio de los consumidores (C‑112/99 “Toshiba Europe”, C‑356/04 “Lidl Belgium” y C‑562/15 “Carrefour Hypermarchés SAS”).
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual
