A la hora de proteger una marca tridimensional no siempre es fácil determinar el umbral mínimo de su carácter distintivo. Ante la disparidad de criterios de la justicia europea en este ámbito, y con el fin de ofrecer una solución conjunta, se ha publicado una Práctica Común, que es de aplicación en la totalidad de los territorios de la UE para los procedimientos iniciados a partir del mes de julio. En ella, se establecen las condiciones que deben reunir los elementos adicionales para dotar de carácter distintivo al signo en su conjunto.

Las oficinas europeas de propiedad intelectual han acordado, en el marco del Programa de Convergencia, una Práctica Común para establecer los criterios de validez de las marcas tridimensionales consistentes en una forma no distintiva, cuando estas incorporan elementos adicionales.

A pesar de mantener la etiqueta de “marcas no convencionales”, es un hecho fácilmente constatable que los signos tridimensionales son parte cada vez más habitual de nuestro acervo marcario. Se trata de marcas compuestas por la forma de un producto, su envase o su presentación comercial, lo que las convierte en un activo especialmente atractivo para las empresas al influir de manera determinante en la toma de decisiones de los consumidores.

Como ocurre con el resto de modalidades marcarias, el requisito del carácter distintivo, entendido como aptitud para identificar los bienes o servicios con un determinado origen empresarial y distinguirlos del resto de operadores en el mercado, resulta una condición indispensable para su admisión y funcionamiento como marca.

Es frecuente que nos encontremos con supuestos de denegación de acceso al registro de marcas tridimensionales, tanto por concurrir alguna de las prohibiciones absolutas de registro previstas en el artículo 3 de la Directiva de Marcas, recientemente abordadas en el asunto C‑237/19 – Sentencia de 23 de abril de 2020), como por consistir en la forma habitual de un producto, y carecer, por tanto, de carácter distintivo.

La complejidad del examen sobre la validez de estos signos se ve acentuada cuando nos encontramos con marcas tridimensionales consistentes en una forma no distintiva, pero cuya representación incorpora elementos adicionales –denominativos, figurativos, o de color-  que deben tenerse en cuenta en el análisis de la marca en su conjunto.

De esta manera, incorporando algún componente adicional a la representación tridimensional, es posible lograr la protección sobre una forma corriente o usual, que intrínsecamente carece de distintividad.

Se trata de una cuestión no exenta de controversia, encontrándonos con decisiones que en muchos casos pueden llegar a ser contradictorias. Así, el Tribunal General de la UE ha confirmado la distintividad de sendos signos consistentes en botellas con una tonalidad dorada (asuntos T-324/18 y T-325/18), mientras ha venido rechazando el registro como marca de formas de botellas (ver asunto T-68/18), así como de otras marcas cuya presentación incluía como característica el color dorado, tal y como ocurriera con el ya famoso conejo de Lindt (asunto  C-98/11 P), y antes con un lingote de chocolate (asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02), o más recientemente en el asunto T-546/19.

Son particularmente numerosos los casos en los que marcas tridimensionales que han superado el examen formal y han accedido al registro han resultado posteriormente (previa presentación de una solicitud de nulidad por un tercero) declaradas nulas por no cumplir con el requisito esencial de la distintividad. Tal es el caso resuelto por el Tribunal General en el asunto T-580/15 “CLIPPER”.

De igual manera, encontramos supuestos en los que el registro de una marca se ha denegado en parte de los territorios de la UE, mientras que en otros ha sido aceptado. Incluso hay casos en los que un signo previamente rechazado a nivel nacional en algún Estado miembro, ha sido posteriormente aceptado como marca de la Unión Europea, extendiendo con ello sus efectos en dichos territorios.

Tal es el caso de la marca de la UE 11711496, válidamente concedida para productos en clase 18 (mochilas), y cuyo registro fue en su día denegado, entre otros territorios, en Hungría y Croacia:

El problema esencial que se plantea en tales supuestos, es la determinación del umbral mínimo del carácter distintivo de las marcas tridimensionales que contienen otros elementos cuando la forma en sí no es distintiva: ¿Qué tamaño deben tener los elementos adicionales? ¿Cuál es la proporción que deben ocupar? ¿Qué ubicación dentro del signo resulta idónea? ¿Qué colores son más distintivos?

Con el fin de tratar de dar una solución conjunta a tales cuestiones, se publicó la referida Práctica Común, siendo de aplicación en la totalidad de los territorios de la UE para los procedimientos iniciados a partir del mes de julio, dentro de la cual se establecen las condiciones que deben reunir los elementos adicionales para dotar de carácter distintivo al signo en su conjunto.

El documento elaborado recoge en un primer momento los factores y aspectos a tener en cuenta en relación con marcas tridimensionales que incorporan los elementos adicionales siguientes:

  • Elementos denominativos o figurativos: se tendrá en cuenta el tamaño o proporción dentro del signo, así como el contraste de color, y la posición dentro del signo.

 

  • Colores: se limita en aquellos casos en los que el uso de un determinado color, o combinación de colores, restrinja indebidamente la disponibilidad de estos para los demás operadores que ofrecen productos o servicios en el mercado.

  • Combinaciones de distintos factores y elementos: dependerá de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca.

La comunicación incluye un amplio catálogo de ejemplos prácticos en los que se recogen distintos supuestos de hecho, de acuerdo con los criterios y combinaciones antes enumerados que pretende sentar las directrices para lograr una práctica común.

Lo cierto es que, a pesar de que el documento elaborado trata de fijar una serie de criterios ecuánimes para el análisis de estos signos, resulta evidente considerar que en muchos supuestos prácticos no obtendremos una respuesta concluyente, por lo que nos encontraremos inevitablemente ante la necesidad de someter a interpretación y debate el grado de distintividad de los signos.

Es importante tener en cuenta que, dentro del objetivo de alineación de los criterios de las distintas oficinas a nivel de la UE, subyace un interés por evitar que se produzca un abuso en el uso de estos derechos exclusivos, al concederse un monopolio indefinido sobre una determinada forma con un menor carácter distintivo, dificultando con ello el acceso al mercado al resto de competidores y menoscabando las posibilidades de elección de los consumidores dentro de un espacio económico común.

 

Marta González Aleixandre

Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues