El uso de las marcas es clave para conservar los derechos sobre ellas. Sin embargo, mientras que en Estados Unidos la declaración de uso es esencial para mantener el registro, en la UE, en cambio, no existe una figura similar. Lo analizamos.

El registro de una marca otorga el derecho exclusivo de utilizar un determinado signo para identificar un producto o servicio en el mercado y de impedir que otros lo usen sin la debida autorización. Expresado de esta forma simple y sencilla se podría decir que éste es posiblemente el primer mandamiento en derecho de marcas.

Pero, ¿el modo de adquirir y mantener este derecho es igual en todas partes?

La respuesta es “no”, ya que varía según el sistema jurídico de cada país o región. Aquí nos encontramos con el que podría ser el segundo mandamiento y es en este punto en el que nos vamos a detener. No pretendemos establecer en este artículo un decálogo de mandamientos sobre el registro y protección de marcas. Probablemente la lista superaría los diez y el orden también variaría dependiendo de criterios subjetivos. Vamos a dar unas breves pinceladas sobre las diferencias entre la UE y EE.UU. y a hablar sobre esa gran desconocida para el usuario europeo: la declaración de uso.

En la Unión Europea, el derecho sobre una marca se basa en el principio de registro, es decir, se adquiere mediante el registro de una marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) o ante las oficinas nacionales de los Estados miembros.

Sin embargo, en EE.UU. el derecho sobre una marca nace del uso, es decir, se adquiere por el hecho de usar la marca en el comercio, aunque no se haya registrado. El registro de la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) es opcional, pero ofrece una serie de ventajas, tales como i) la presunción de validez y propiedad de la marca, ii) el derecho a usar el símbolo ® de marca registrada, iii) la protección contra el registro de marcas confusamente similares mediante la citación de oficio de anterioridades por parte de la USPTO, iv) la presentación de oposiciones frente a solicitudes similares ante la USPTO por parte del titular de la marca o v) el acceso a mecanismos de cooperación internacional como, por ejemplo, el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Esta diferencia de base no implica que el uso de una marca carezca de relevancia en la UE. Al contrario, el uso de la marca es un requisito indispensable para conservar los derechos sobre ella. Pero sí da lugar a una diferencia formal en lo que al mantenimiento del registro se refiere. En la UE, no existe la figura de la declaración de uso de marcas, ni como requisito previo ni como requisito posterior al registro, y el uso de la marca no se verifica de forma periódica por la EUIPO, sino que debe ser cuestionado por un tercero interesado, que puede solicitar la caducidad del registro de una marca que no se haya usado durante un periodo ininterrumpido de cinco años.

En cambio, el titular de una marca registrada en EE.UU. debe saber que no basta con obtener el registro, debe también demostrar que la está usando mediante la presentación de una declaración de uso (Statement of Use) periódica ante la USPTO.

La regulación americana requiere esta prueba de uso para evitar que se registren marcas que no se usan o que se abandonan, y para garantizar que el registro refleja la realidad del mercado.

No presentar la declaración de uso de marca en los plazos establecidos conlleva la cancelación automática del registro por parte de la USPTO.

La declaración de uso es una declaración jurada del titular en la que manifiesta que está usando la marca en el comercio para los productos y/o servicios que protege y que debe acompañar con muestras del uso (samples of use) que hace de ésta en el territorio americano.

Una muestra del uso de la marca puede ser una etiqueta, un envase, un anuncio, un catálogo, un sitio web, o cualquier otro documento o material en el que aparezca la marca tal y como se usa en EE.UU.

La declaración de uso de marcas debe presentarse en varios momentos clave: entre el quinto y el sexto año después de la fecha de registro, entre el noveno y el décimo año después de la fecha de registro, y cada diez años después con cada renovación.

Básicamente, al final el uso de la marca es esencial tanto en el sistema estadounidense como en el de la UE, aunque se manifieste de forma diferente, y es fundamental conocer las particularidades de cada sistema y cumplir con los requisitos y las obligaciones que se derivan del uso de la marca.

Asimismo, es importante que el titular de una marca registrada en los EE.UU. esté atento a los plazos y requisitos para presentar la declaración de uso, así como contar con el asesoramiento de un profesional especializado en la materia, que pueda ayudarle a cumplir con sus obligaciones legales y a proteger su activo más valioso.

Fernando Rubiano
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues