El TJUE dará respuesta a un viejo debate en la materia de diseños no registrado: ¿qué sucede con las divulgaciones que se producen fuera de la Unión Europea?, ¿impiden la protección del diseño por falta de novedad?

La protección de los diseños no registrados (DNR) en la Unión Europea es un derecho de propiedad industrial muy útil que a menudo pasa desapercibido para los propios titulares o diseñadores. Los DNR deben cumplir los mismos requisitos para su protección que los diseños comunitarios registrados (DCR), novedad y carácter singular. Pero, como su propio nombre indica, la protección del DNR no se establece mediante el registro, sino que surge de forma automática (y gratuita) al poner un diseño a disposición del público, de tal manera que los círculos interesados o especializados del sector correspondiente puedan tener conocimiento del mismo.

Siendo así, resulta clave en qué momento se considera que un diseño ‘se ha puesto a disposición del público’. Existen dudas por la aparente contradicción del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (RDC) ya que, por un lado, el artículo11.1 del RDC nos dice que la protección del DNR comienza en la fecha en que dicho diseño haya sido “hecho público por primera vez dentro de la Comunidad”, es decir, dentro de la UE. Pero, por otro lado, la protección del DCR exige novedad mundial, en el sentido de que cualquier divulgación, en cualquier país, rompería la novedad del diseño e impediría su protección, a menos que el diseño no haya podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados “que operen en la Comunidad”.

Entonces, ¿qué sucede si divulgo un DNR fuera de la UE? ¿Queda automáticamente excluido de la protección que se otorga a los DNR porque se ha roto la necesaria novedad? Sorprendentemente, el TJUE no había sido requerido hasta ahora para dar su opinión en este asunto. Sin embargo, en septiembre de 2019, el Intellectual Property Enterprise Court (IPEC, tribunal británico especializado en propiedad intelectual), elevó al Alto Tribunal europeo dos cuestiones prejudiciales sobre esta materia en el marco de un conflicto entre Beverley Hills Teddy Bear Company y PMS International Group por infracción del DNR Squeezamals, una afamada gama de peluches.

Los diseños de los Squeezamals fueron divulgados por primera vez en octubre de 2017 en la feria internacional de juguetes Mega Show de Hong Kong. No obstante, hasta enero de 2018 no fueron dados a conocer oficialmente en territorio de la UE, en una feria de Núremberg. He ahí la cuestión: ¿cómo debe interpretarse la divulgación que tuvo lugar en Hong Kong?, ¿desencadena la protección de estos diseños como DNR?, ¿rompe la novedad impidiendo su protección como DNR? Las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE pueden resumirse como sigue:

  • ¿La divulgación que se exige para la protección de un DNR debe tener lugar dentrode la UE o basta con que el diseño haya sido accesible para los círculos especializados del sector en la UE?
  • ¿Cuál es la fecha relevante para determinar la novedad de un DNR? ¿La fecha en la que el diseño se divulgó por primera vez dentrode la UE? ¿La fecha en la que fue accesible a los expertos de la UE, independientemente de dónde tuvo lugar? ¿Una tercera vía? ¿Cuál es la fecha relevante?

Existen dos interpretaciones mayoritarias sobre cómo interpretar la divulgación “dentro de la Comunidad” de cara a computar el inicio de la protección del DNR. La interpretación amplia entiende que la clave es que el público de la UE haya tenido acceso al DNR, independientemente del lugar donde se haya producido la divulgación (e.g. acceso a través de Internet de un diseño divulgado en EE.UU., en ferias internacionales con asistencia de público europeo, etc.).

Por el contrario, la interpretación estricta o territorial exige que la divulgación se haya producido “dentro del territorio de la Comunidad”, es decir, dentro de la UE. Esta es la interpretación seguida tradicionalmente por los tribunales nacionales, que limita considerablemente el alcance del derecho. ¿Por qué? Porque implica que, si la primera divulgación se produce fuera de la UE, la posibilidad de protección a través de un DNR quedaría automáticamente invalidada por la falta de novedad mundial. Por otro lado, tal interpretación parece discriminar a los diseñadores que operan fuera de la UE, pues es menos probable que divulguen por primera vez sus diseños en territorio europeo y por ello perderían la protección que les ofrece el DNR.

En el caso que ahora nos ocupa, si el TJUE opta por la interpretación “territorial” supondría que los Squeezamals no podrían ser protegidos como DNR porque no habrían sido divulgados en la UE. Es decir, la divulgación en Hong Kong habría roto la novedad de los Squeezemals, privándolos de su posible protección en Europa a través del DNR.

Aunque aún hay que esperar al pronunciamiento del TJUE, será mejor ser precavidos y diseñar cuidadosamente la estrategia de divulgación de los diseños que pretendamos proteger sin acudir al registro. No olvidemos que, en breve, y como consecuencia del Brexit, las divulgaciones que tengan lugar en el Reino Unido también podrían romper la novedad de los aspirantes a protección mediante DNR. Actualmente, el plazo para que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales es de 15 meses desde que se remiten, por lo que, paradójicamente, es posible que antes de abandonar definitivamente el sistema europeo de propiedad industrial, el Reino Unido contribuya a resolver uno de sus más antiguos debates.

 

Braulio Robles

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual