La Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) ha hecho públicos los principios que regirán la clasificación de productos y servicios en relación con los NFTs, estableciendo las bases para afrontar los retos legales derivados de su registro y el ámbito de protección que confieren a los titulares.

Los tokens no fungibles, conocidos popularmente por sus siglas en inglés NFTs, han pasado a ocupar un lugar fundamental en el universo digital y, en concreto, en la llamada web3. Aunque los usos actuales de los NFTs son todavía escasos más allá del mero coleccionismo, el creciente interés por el metaverso hace pensar en los tokens no fungibles como activos muy útiles en nuestras vidas virtuales.

Pero, ¿qué son los NFTs? Básicamente, se trata de certificados que identifican de forma única un concreto activo digital gracias a la criptografía y a la tecnología blockchain, especialmente tras la popularización de la red Ethereum y los estándares ERC-721 y ERC-1155. Se trata, en definitiva, de hacer único un activo digital que, de otro modo, sería perfectamente replicable.

Son muchas las empresas que están comenzando a mintear activos digitales de muy distinto tipo, incluyendo bienes digitales (por ejemplo, la colección conjunta entre Balmain y Barbie), bienes físicos (por ejemplo, la venta de zapatillas Nike “autenticadas” por la plataforma StockX) e incluso servicios (p.ej. la venta de entradas NFT en Ticketmaster).

En esta pugna por explorar nuevos mercados también se han detectado comportamientos infractores derivados del uso no autorizado de marcas de renombre para la creación de NFTs. Probablemente, uno de los más paradigmáticos -o cuanto menos mediático-, es el llamado Caso Metabirkin, en el que Hermès interpuso una demanda ante los tribunales de Nueva York frente a los artistas Eric Ramírez y Mason Rothschild por diseñar, mintear y ofertar bolsos inspirados en el famoso Birkin de Hermès bajo el signo “Metabirkin”. La defensa de los creadores de esta virtual colección se apoya en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, es decir, la libertad de expresión de los artistas. Queda por ver cuál será el fallo de los tribunales neoyorquinos y si los derechos marcarios de Hermès prevalecerán o no sobre la libertad de expresión de Maison Rotschild.

Ante la proliferación de casos similares, las marcas se están planteando si deben solicitar nuevos registros para proteger sus marcas en estos nuevos espacios virtuales y, en efecto, se ha detectado un incremento exponencial en el número de solicitudes de marca relativas a este tipo de activos. Recordemos que en el Derecho marcario rige el principio de especialidad y que, por tanto, si tenemos una marca registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza (por ejemplo, productos textiles), existen dudas de si la protección conferida se extiende o no a productos textiles “digitales”.

Las directrices de la EUIPO a partir de 2023

En este contexto, la EUIPO ha publicado los principios en los que basará su interpretación de la 12 edición de la Clasificación de Niza, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y en la que se han clasificado los NFTs dentro de la clase 9 como “archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles [NFT]”.

En concreto, la EUIPO nos ofrece las siguientes pautas:

  • Define los NFTs como “certificados digitales únicos, registrados en una cadena de bloques, que se utilizan como medio para registrar la titularidad de un artículo, apuntándose que este término no designa el elemento digital en sí, sino únicamente su medio de certificación”.
  • Concluye que el término “productos virtuales” previsto en la Clasificación de Niza es impreciso. Por tanto, a la hora de describir estos productos virtuales, la EUIPO exigirá un cierto grado de especificidad con respecto a los productos concretos que se pretende identificar, no admitiéndose el término “NFT” de manera genérica o aislada.
  • Exige que se definan los productos virtuales concretos en los que se pretende utilizar la marca, por ejemplo, “productos virtuales descargables, en concreto, ropa” o “mobiliario digital descargable autenticado por un NFT”.

Con estas directrices, la EUIPO trata de dar cobertura jurídica a la nueva realidad tecnológica, dando cuenta de la relevancia que las instituciones están otorgando a los cambios experimentados en el entorno digital actual y, en particular, a la necesidad de adaptar el sistema para otorgar un marco legal que garantice la seguridad jurídica de los titulares de derechos en este universo virtual.

Si bien estas directrices ofrecen una base armonizada como elemento fundamental para establecer la protección de estos activos desde la perspectiva registral, quedan en todo caso numerosos aspectos por definir, que tendrán que esclarecerse en el marco de una práctica decisoria todavía inexistente. Por ejemplo, el hecho de que el NFT identifique un software descargable o no descargable o, incluso, un servicio. De hecho, la EUIPO también recuerda la utilidad de las clases 35 y 41 en entornos virtuales para proteger, respectivamente, “entornos virtuales para la comercialización de arte virtual y tokens de arte virtual” y “servicios de entretenimiento, principalmente, prestar servicios de entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar para usos recreaciones o de entretenimiento”.

En todo caso, la EUIPO acaba de cerrar la fase de consulta para las nuevas directrices interpretativas en materia de marcas y, dada la rapidez con la que cambian y se redescubren las tecnologías web3, no podemos descartar nuevos cambios en los próximos meses. Nos mantendremos atentos.

Marta González Aleixandre

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues