La Audiencia Provincial de Alicante ha concluido que existe infracción marcaria en un litigio que enfrentaba a dos empresas españolas del sector de la alimentación, por la comercialización de unas galletas. El tribunal ha concluido que la apariencia y presentación del producto infringe una marca registrada renombrada.

La delgada línea entre las acciones marcarias y las de competencia desleal no es fácil de seguir y no está exenta de controversia. La polémica está servida, son muchos los procedimientos en que, como podremos ver a continuación, los criterios de la primera y la segunda instancia no siempre coinciden. En un caso reciente se alegó la infracción de una marca notoriamente conocida no registrada (consistente en una mera galleta) y también la de marcas registradas renombradas, a lo que se sumaron las acciones pretendidamente desleales y la clasificación del producto en los lineales de las galletas o en los de los cereales. El resultado, una combinación perfecta para cualquier “desayuno” o “merienda”.

Vayamos al caso concreto. Una empresa de galletas interpuso una demanda por el lanzamiento y comercialización de unas galletas rellenas, alegando la infracción de su marca notoriamente conocida no registrada (coincidente con la imagen de su galleta rellena de cereales «Choco Flakes») y de dos marcas idénticas registradas (la marca española 3.624.573 y la marca de la UE 16.270.936). Asimismo, en la demanda se ejercitaron acciones de competencia desleal con base en el artículo 6 (actos de confusión) y el artículo 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 20 de enero de 2025 ha revocado la del Tribunal de Primera Instancia de Marca de la UE de 25 de octubre de 2023. Este último, a diferencia de la audiencia, desestimó las acciones marcarias y estimó el ilícito desleal de actos de confusión.

Para defenderse, el demandado negó la distintividad y notoriedad de la forma de la galleta como marca no registrada y sostuvo que no existía riesgo de confusión con las marcas en conflicto, debido a las diferencias entre los signos, especialmente en los elementos denominativos y las imágenes. Asimismo, respecto a las acciones desleales, argumentó que los elementos utilizados en la caja de la demandante (cuenco de leche, personaje animado y representación del producto) carecían de singularidad competitiva y eran inapropiables.

A. Sentencia de primera instancia

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la infracción marcaria por los siguientes motivos:

  • Rechazó la consideración de la forma de la galleta como marca notoria no registrada, argumentando que la actora intentó descomponer artificialmente sus marcas registradas, extrayendo un elemento parcial (la galleta) para dotarlo de notoriedad individualmente, en contra de la jurisprudencia que exige considerar el signo en su conjunto. Además, consideró que la demandante no había demostrado un uso del signo «galleta» con finalidad distintiva, separado del uso habitual del sector. Por tanto, concluye que dicho signo carece de distintividad y notoriedad.
  • No apreció riesgo de confusión basándose en el signo en su conjunto, sin pronunciarse explícitamente sobre el alegado renombre de las marcas registradas.

Sin embargo, como adelantábamos, dicho juzgado estimó parcialmente la demanda por competencia desleal (art. 6 de la LCD) al considerar que el envase objeto de controversia era idóneo para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio, especialmente por la inexistencia de signos distintivos fuertes en ambos envases y la posible percepción de distintas líneas del mismo producto bajo el mismo fabricante, a pesar de las diferencias denominativas.

Como era de esperar, dicha resolución fue recurrida en apelación por ambas partes, lo que ha dado lugar a que la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictara la sentencia que pasamos a comentar.

B. Sentencia de segunda instancia

Lo primero que llama la atención es que se estima parcialmente el recurso de la actora e íntegramente el del demandado. Sin embargo, a día de hoy, la balanza se inclina, claramente, a favor de la demandante, ya que lo que se acuerda es el cese en la comercialización de la caja de “Galletas Choco Cereales”. Por tanto, el demandado tendrá que cambiar las imágenes, sustituyendo unas cajas por otras. Lo anterior no le impide vender su producto pero sí hacerlo con el anterior packaging.

Los principales razonamientos de la resolución son los siguientes:

La audiencia provincial analizó si el signo de la galleta podía considerarse un elemento distintivo y autónomo dentro de las marcas registradas de la actora. Aunque reconoció que la jurisprudencia sobre este concepto es oscilante, consideró que, en este caso, el signo de la galleta no tiene una posición autónoma y preponderante, formando parte de una unidad lógica con los demás elementos de las marcas registradas.

En consecuencia, desestimó las acciones ejercitadas con base en los citados artículos, al no considerar el signo “galleta” como una marca notoriamente conocida no registrada capaz de identificar, por sí misma, de manera autónoma, el origen empresarial del producto.

Se apreció incongruencia omisiva en la sentencia de primera instancia por no haberse pronunciado el juzgador sobre la infracción de las marcas renombradas.

En primer lugar, el tribunal analiza si el producto es una galleta o un cereal, considerando finalmente que era una “modalidad de galleta”, para así luego poder valorar con fundamento el resultado de las encuestas de mercado y el público pertinente.

Tras examinar las pruebas aportadas en la demanda, el tribunal consideró acreditado que las marcas registradas (la marca española 3.624.573 y la marca de la UE 16.270.936) gozaban de renombre entre el público interesado en el territorio español.

Asimismo, estimó que existía un vínculo suficiente entre las marcas renombradas de la demandante y los signos utilizados por el demandado en su envase, debido a la similitud visual y conceptual derivada de la presencia en ambos de la representación de una galleta rellena similar.

Por tanto, a pesar de no considerar el signo de la galleta como autónomo, la audiencia provincial sí apreció similitud entre los signos en litigio y la similitud en la presentación gráfica (figura infantil y unas galletas volando sobre leche). Para dicho tribunal, esta similitud generaba un vínculo en la mente del consumidor.

En consecuencia, concluyó que el demandado, al utilizar signos similares, se aprovechaba indebidamente (sin causa justa) del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores de la actora, lo que constituye una infracción marcaria.

  • Desestimación de las acciones de competencia desleal

Al haber apreciado la infracción marcaria, el tribunal revocó la condena por competencia desleal, al considerar que la protección por dicha norma (riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena) ya estaba cubierta por la legislación marcaria, aplicando la doctrina del principio de complementariedad relativa. Por tanto, optó por  no mantener la condena por competencia desleal basada en los mismos hechos -pues no se reconoció un uso autónomo y distintivo del signo de la galleta por la demandante en el mercado-.

  • Estimación acción de daños

La Sala corrigió el criterio formal del juzgado de instancia, considerando que la petición de indemnización en el súplico era comprensible en relación con los fundamentos de la demanda.

Sin embargo, confirmó la desestimación de incluir como daños los costes de los estudios de mercado y los certificados de renombre, al considerarlos pruebas en sí mismos y no gastos de investigación.

La condena incluye tanto el pago de 2.534,62€ por el requerimiento enviado por la demandante antes de la interposición de la demanda como el lucro cesante, cuya cuantificación se deja para ejecución de sentencia.

C. Conclusiones

En resumen, la audiencia provincial ha revocado parcialmente la sentencia de primera instancia, dando la razón a la demandante en cuanto a la infracción de sus marcas registradas, al considerarlas renombradas y apreciar un aprovechamiento indebido de dicho renombre por la comercialización de las galletas del demandando bajo un concreto packaging.

Si bien no reconoció la notoriedad de la marca no registrada, consistente en la imagen de la galleta de forma autónoma, sí consideró que la similitud entre los signos en sus conjuntos generaba un vínculo y fundamentaba la infracción de las marcas renombradas.

Lo anterior lleva a que el demandado tenga que cesar en la comercialización del envase objeto de la demanda y, en su caso, a recurrir en casación la referida resolución. Lo que, si sucede, dará lugar, sin duda, a un nuevo “mordisco” del “monstruo de las galletas” rellenas, siendo posible que el Tribunal Supremo pudiera considerar que no concurren los elementos de la infracción marcaria, ni tampoco los desleales porque, como decíamos, la línea que inclina la balanza hacia un lado o el otro es muy delgada.

 

Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez

Counsel del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual