Por primera vez, se ha establecido en Perú un criterio de temporalidad para la conservación del reconocimiento de una marca notoriamente conocida. El Indecopi ha determinado que el plazo para que el titular pueda invocar los derechos que emanan de dicha notoriedad es de cinco años, contados desde la fecha de reconocimiento por parte de la autoridad competente. Transcurrido dicho periodo, deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue siendo notorio en el mercado.
Una marca notoriamente reconocida es aquella que cuenta con una gran difusión y reconocimiento en un sector del público consumidor, lo cual responde a las distintas cualidades que posee en comparación con la competencia. Algunos ejemplos son Coca-Cola o Sony.
Dicho reconocimiento es otorgado por las autoridades competentes e implica una mayor protección en términos de derechos de propiedad industrial, por lo que las marcas notoriamente conocidas constituyen excepciones a los siguientes principios marcarios:
- Principio de inscripción registral: si bien la regla general es que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquiere a través de su registro, en el caso de las marcas notoriamente conocidas su protección no se da en función del registro, sino por el simple hecho de su notoriedad.
- Principio de territorialidad: las marcas notoriamente conocidas son protegidas más allá del país en el que se encuentran registradas o están siendo utilizadas.
- Principio de especialidad: la protección de la marca notoriamente conocida se extiende contra productos o servicios no vinculados económicamente a aquellos que esta distingue.
En el caso de Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad encargada de velar por los derechos de la propiedad industrial.
Al ser el Perú un país miembro de la Comunidad Andina (CAN), su normativa de propiedad industrial se rige por la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y bajo las interpretaciones prejudiciales que emite el Tribunal de Justicia de la CAN (TJCA). De ese modo, tanto la normativa como la jurisprudencia comunitaria establecen criterios que deben tener en cuenta las autoridades nacionales para reconocer a un signo como notorio, por ejemplo:
- Grado de conocimiento del signo dentro del sector económico pertinente.
- Duración y extensión geográfica de la utilización y promoción del signo.
- Ventas e ingresos del titular del signo.
- Valor contable del signo como activo empresarial.
- Antigüedad del registro del signo en Perú o el extranjero.
Temporalidad de la condición de un signo notoriamente conocido
El reconocimiento sobre un signo notorio no es ilimitado en el tiempo (ver Interpretación Prejudicial No. 123-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021). El TJCA ha señalado que la notoriedad marcaria es dinámica, por lo que el estatus notorio de una marca puede variar con el tiempo, siendo que un signo puede perder su notoriedad si su titular no realiza acciones para conservarla, a saber: pruebas de calidad de producto y/o servicio, difusión y publicidad, etc. Por ello, el titular de una marca notoria no solo debe acreditar el eventual acto administrativo o judicial que le otorgó dicha condición, sino también demostrar «que las circunstancias que la llevaron a reconocerla como tal persisten en el tiempo» (resolución No. 330-2024/TPI de 20 de marzo de 2024).
Anteriormente, ni la Decisión 486 ni la jurisprudencia del Indecopi habían establecido un plazo de vigencia de dicho reconocimiento, que determine después de cuánto tiempo el titular de un signo notoriamente conocido debía demostrar que este sigue gozando de tal condición y, de este modo, poder ejercer los derechos que emanan de tal reconocimiento.
Pues bien, en marzo de 2024, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ha resuelto una denuncia por infracción de derechos marcarios interpuesta por Nike contra una empresa peruana exportadora de productos de vestimenta, por el uso no autorizado de sus marcas notoriamente conocidas.
La Sala ha establecido como nuevo precedente de observancia obligatoria que el plazo para que el titular de una marca notoriamente conocida pueda invocar los derechos que emanan de dicha notoriedad -sin tener que acreditar haber mantenido tal condición en el tiempo- es de cinco años, contados desde la fecha de reconocimiento por parte de la autoridad competente. Transcurrido dicho periodo, el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue siendo notorio en el mercado.
Para determinar el periodo señalado, la Sala ha tenido en consideración la realidad del mercado y los criterios que ya exige la normativa comunitaria. De esta manera, por primera vez en Perú, el Indecopi ha establecido un criterio de temporalidad para la conservación del reconocimiento de la notoriedad marcaria.
