¿Sabían que los derechos de propiedad industrial pueden pertenecer a varios titulares? Las leyes de propiedad industrial permiten sistemas de cotitularidad de los derechos de patentes, diseños o marcas, por lo que, si está actualmente inmerso en un proyecto con un posible socio en el que hay un desarrollo de intangibles común, este artículo le interesa. Analizamos el proindiviso en la propiedad industrial.
En general, todos sabemos que comprar una vivienda en régimen de cotitularidad con otra persona, por mucho que la conozcas, puede generar graves problemas. Sin embargo, son numerosos los casos de activos intangibles, como marcas, diseños o patentes, creados junto con otras personas sin adoptar ninguna medida para evitar las contingencias legales derivadas de la cotitularidad.
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la cotitularidad de estos activos? Será de aplicación lo acordado por las partes o, en su defecto, el régimen de la comunidad de bienes del código civil con algunas especificidades. Por ejemplo, el artículo 46 de la Ley de Marcas prevé que la marca podrá pertenecer proindiviso a varias personas y la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes o, en último término, por las normas sobre la comunidad de bienes del Código Civil. En similares términos se pronuncian el artículo 80 de la Ley de Patentes y el artículo 58 de la Ley del Diseño Industrial.
Las leyes de propiedad industrial determinan un conjunto de actos que, en ausencia de un reglamento de copropiedad, cada uno de los propietarios puede llevar a cabo de manera individualizada, y que alcanzan, entre otros, los actos de disposición o los actos de mantenimiento del registro.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la concesión de licencias a terceros deberá ser acordada por la mayoría de los cotitulares. Asimismo, el comunero podrá ejercitar el derecho de tanteo y retracto en el supuesto de venta del activo intangible. Por ello, cuando un activo intangible es creado por varias partes es recomendable diseñar y planificar el futuro régimen de la copropiedad.
En primer lugar, se recomienda diseñar un reglamento de explotación y uso de los derechos, es decir una especie de acuerdo de socios sobre el bien intangible, en el que las partes establecen las reglas que regirán la futura comunidad de bienes.
Asimismo, es necesario establecer el porcentaje de titularidad de cada uno de los comuneros en el momento de efectuar la solicitud del registro ante las distintas oficinas competentes, de tal modo que surta efectos frente a terceros. Las leyes de propiedad industrial no establecen límites en cuanto al número de propietarios, pero hay una presunción de que les corresponde el mismo porcentaje de titularidad en el supuesto de que no se especifique expresamente en la solicitud del registro.
La ausencia de inscripción puede derivar en problemas a la hora de acreditar la condición de copropietario del derecho, debiendo acudir a los tribunales para su determinación. Esto precisamente sucedió en el caso del grupo musical “GUARANÁ” compuesto por cuatro intérpretes y cuya marca comercial se inscribió a nombre de uno solo de los integrantes del conjunto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Valencia 308/2011, de 13 de julio).
Ante una fricción con el resto de los integrantes, el titular de la marca entabló acciones judiciales solicitándoles el cese en el uso de dicha denominación y una indemnización por el enriquecimiento obtenido por los contratos para la realización de conciertos bajo dicha marca sin su intervención. Es importante destacar que, en supuestos como estos, la ausencia de documento por escrito que fije dicho régimen de copropiedad, a priori, siempre juega a favor del titular inscrito.
Otro problema que se plantea en ocasiones es el registro de los activos intangibles a nombre de los socios fundadores en régimen de cotitularidad antes de la constitución de la sociedad. Este supuesto suscita graves contingencias, por ejemplo, en operaciones de adquisición o inversión de terceros o las relativas a precios de transferencia. Por no hablar de los graves problemas que pueden surgir en caso de fallecimiento del cotitular…
Por este motivo es importante que la solicitud del activo intangible se realice directamente desde el inicio a nombre de la sociedad que explotará el negocio en lugar de a nombre de los socios.
Convenios de colaboración entre empresas
El establecimiento de un régimen de copropiedad es habitual en proyectos de innovación y desarrollo en los que se establecen consorcios entre distintas compañías, en los que de inicio cada una aporta sus conocimientos y experiencias propios de su sector y ponen en común sus fortalezas para la generación de un activo que suponga una ventaja competitiva en el mercado.
En este tipo de uniones de empresas cabe la posibilidad de que cada compañía participe en un determinado porcentaje en el resultado común patentable en función de su aportación, o que se reserve la propiedad completa del desarrollo a una entidad y se establezca un régimen de licencia con el resto de sus socios.
Existen, además, ciertos aspectos derivados de la explotación del activo que es conveniente consensuar por las partes como, por ejemplo, las estrategias de internacionalización, los regímenes de licenciamiento, la política de presentación comercial, la política de reparto de gastos en la generación y mantenimiento del derecho, etc.
Mi consejo: sírvanse de un especialista que les asesore en la generación de los acuerdos necesarios.
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual
